PROCESO 186-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 186-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, de los artículos 135 literal b) y 175 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y último inciso, 176, 177 y 179 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01246-2012-0-1801-JR-CA-12.

Apelante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. Lema comercial: EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 1246-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de febrero de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Apelante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (antes, CEMENTO ANDINO S.A.)

   Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 15 de septiembre de 2010, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A., solicitó el registro del Lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, como complemento a la marca mixta CEMENTO ANDINO S.A. TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA.

   2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de junio de 1998 no se formuló oposición.

   3. El 10 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 3946-2011/DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Afirmó que es una frase simple y poco ingeniosa. El público consumidor la apreciará como la mera referencia a la necesidad de cemento y que los materiales son superiores.

   4. El 29 de marzo de 2011, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A., presentó recurso de reconsideración contra el anterior Acto Administrativo.

   5. El 30 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante proveído calificó como recurso de apelación el recurso presentado.

   6. El 18 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2944-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 3946-2011/DSD-INDECOPI.

   7. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra los anteriores actos administrativos.

   8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Doce de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda.

   9. La UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (sociedad absorbente de Cemento Andino S.A.), presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. El 3 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Indica, que el signo solicitado constituye una frase ingeniosa, que posee todos los atributos necesarios: perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Esto para reforzar la distintividad de la marca registrada CEMENTO ANDINO S.A. TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA.

   12. Agrega, que el signo solicitado pretende complementar la distintividad de una marca que diferencia productos contenidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que comprende productos que contienen la palabra “concreto”.

   13. Señala, que de las pruebas aportadas en el proceso administrativo se demuestra el uso efectivo y constante en el mercado del signo solicitado, lo cual denota su capacidad publicitaria, así como la configuración del “secondary meaning”.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   14. Señala, que el demandante no manifestó en qué vicio o error trascendente incurrió la resolución del Tribunal del INDECOPI.

   15. Indica, que el signo solicitado carece de distintividad y capacidad publicitaria, por lo que no se puede aplicar la figura del “secondary meaning”.

   16. Agrega, que de otorgase el registro solicitado, se estaría privando injustamente del uso de la frase a otros competidores que también se dedican a producir cemento. Por lo tanto, se constata la falta de creatividad de la misma.

       3. Sentencia de primera instancia.

   17. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Doce de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) se observa de las pruebas presentadas en el expediente administrativo, que la empresa Cemento Andino S.A. ha invertido en publicidad utilizando el lema comercial solicitado (…); empero, se observa publicidad no solamente a la marca que se pretende complementar con el lema comercial materia de autos, sino en varios productos de la empresa demandante; sin embargo cabe resaltar que nos pronunciaremos a lo que compete al presente proceso; en tanto, al analizar las pruebas aportadas, no se advierte que con la publicidad se haya adquirido un significado secundario como lema comercial que publicita la marca registrada, toda vez que no se acredita que haya logrado implantar esa frase en la mente del consumidor, tampoco se puede establecer con éstas, si se obtuvo un resultado efectivo, no demostrando el alcance que habría tenido, ni el tiempo en el que habrían sido colocados, debiéndose demostrar para la aplicación del secondary meaning si el lema comercial ha calado en la mente del consumidor. El hecho de tener la publicidad no determina el nivel de implantación y reconocimiento como indicador que permita reforzar la distintividad de la marca que busca publicitar.

       (…) no se advierte que el lema comercial constituya un complemento de capacidad distintiva, más por el contrario se limita a alabar su producto, no cumpliendo la función de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Concluyéndose que carece de carácter distintivo, (…) no siendo una frase creativa, poco ingeniosa, afectando otros competidores que también se dedican a producir el mismo producto, además se observa que el lema comercial hace referencia al cemento, el cual es un producto utilizado de forma complementaria con los materiales de construcción metálicos que distingue la marca registrada a publicitar, careciendo de la distintividad necesaria para acceder al registro”.

       4. Recurso de apelación.

   18. La UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (sociedad absorbente de Cemento Andino S.A.), en el escrito de recurso de apelación reiteró lo expuesto en la demanda, y agregó que sus argumentos han sido aceptados por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, quien mediante Sentencia de 13 de marzo de 2013, recaída en el expediente No. 1248-2012, declaró fundada la demanda contenciosa interpuesta por CEMENTO ANDINO S.A., declarándose nula la Resolución emitida por el INDECOPI que denegó el registro del lema “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) y el artículo 175 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Cómo debe analizarse e interpretarse las características que debe poseer un lema comercial para ser reconocido como tal.

       2. Cómo debe analizarse e interpretarse la capacidad distintiva de un lema comercial como complemento de una marca así como el análisis respecto del nivel de implementación y reconocimiento por parte de los consumidores para asociar dicho lema a un determinado producto

       .

   20. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 135 literal e) y último inciso, 176, 177 y 179 de la Decisión 486.[1]

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   21. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. El lema comercial. Requisitos para el registro. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. ¿la marca asociada puede ser parte de un lema comercial?

2. Palabras de uso común y descriptivas en la formación de lemas comerciales. Las expresiones laudatorias.

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