PROCESO 185-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 185-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), e), f) y g); y 137 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: A. W. Faber-Castell Peruana S.A. Marca: G-KRISTAL y empaque. Expediente Interno: 01302-2011-0-1801-JR-CA-01.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 1302-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ del 22 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01302-2011-0-1801-JR-CA-01.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. (PERÚ)

   2. Hechos:

   1. El 2 de abril del 2008, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por el empaque conformado en la parte anversa y reversa por la denominación G-KRISTAL escrita en letras características, acompañada por una figura rectangular en cuyo interior se aprecia la figura estilizada de un lápiz, la frase LÁPIZ DE CHEQUEO escrita en letras características (sin reivindicar), y los números 1198/CONT. 12 UNIDADES escrita en forma característica (sin reivindicar), todo en los colores rojo en distintas tonalidades, blanco, negro y amarillo; conforme al modelo, para distinguir útiles escolares de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 16 de julio de 2008, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. formuló oposición al registro solicitado sobre la base de las marcas registradas FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL SINCE 1761 SILICONA LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025), FABER-CASTELL SINCE 1761 JUMBO y caja-empaque (Certificado 135023) y FABER-CASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y etiqueta (Certificado 135022), que distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con las cuales considera que el signo solicitado resulta confundible.

   3. El 5 de setiembre del 2008, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. absolvió el traslado de la oposición formulada por A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

   4. Mediante Resolución 22-2010/CSD-INDECOPI del 6 de enero del 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. y otorgó el registro solicitado.

   5. El 3 de febrero del 2010, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso recurso de apelación.

   6. El 5 de mayo del 2010, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por A.W. Faber-Castell Peruana S.A.

   7. Mediante Resolución 2595-2010/TPI-INDECOPI del 15 de noviembre del 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió, en mayoría, confirmar la Resolución 22-2010/CSD-INDECOPI del 6 de enero del 2010, que otorgó el registro de la marca de producto solicitado por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. para distinguir útiles escolares de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   8. El 10 de marzo del 2011, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI e IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 2595-2010/TPI-INDECOPI y, como consecuencia, se ordene al INDECOPI denegar el registro de la marca solicitada por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

   9. El 23 y 26 de agosto del 2011, el INDECOPI e IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. contestaron la demanda, respectivamente.

   10. El Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó sentencia el 11 de abril del 2013 mediante Resolución 9 declarando infundada la demanda.

   11. El 2 de mayo del 2013, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante su Resolución 3 del 2 de junio del 2014, suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma Clase”.

   3. Argumentos de la demanda:

   13. La demandante A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. manifestó lo siguiente:

       - Las semejanzas existentes entre el signo solicitado por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. y las diversas marcas registradas a su favor (similitudes gráfico-fonéticas y la identidad conceptual) originan que la coexistencia de los mismos pueda inducir a confusión y error al público consumidor, en la medida que se podrían presentar alguna o varias de las siguientes situaciones:

       - Se pueda considerar que el signo solicitado es una variación de su marca;

       - Se pueda concluir que su empresa, ampliamente conocida en el rubro de la fabricación de artículos escolares, de oficina y artísticos, produce y comercializa un nuevo producto bajo la denominación G-KRISTAL; o

       - Que entre la demandante y la empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. existen vínculos económicos y comerciales, hecho que no resulta cierto.

       - Es indudable e incuestionable que se presenta un riesgo de confusión y asociación real; situación que las normas aplicables tratan de impedir con el objetivo de garantizar un regular y legal funcionamiento del mercado y proteger el interés general de los consumidores.

       - La autoridad jurisdiccional debe considerar que la denominación G-KRISTAL no puede acceder a ningún tipo de registro de marcas, debido a que la Sala Suprema de la República del Perú ya se ha pronunciado y reconocido de manera previa la naturaleza ‘notoria’ de la marca CRISTAL, inscrita a favor de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., condición que en el Perú trasciende al producto que usualmente identifica, por lo que permitir el registro de la denominación G-KRISTAL a favor de un tercero ajeno (en este caso a IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.) configuraría el aprovechamiento de un nombre que cuenta con un alto prestigio y que es reconocido por el público debido a las masivas y constantes campañas de publicidad desarrolladas por su titular.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   14. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

       - El elemento denominativo principal de la marca solicitada se encuentra constituido por la palabra G-KRISTAL, mientras que el elemento denominativo principal de las marcas de la opositora se encuentra constituido por las palabras FABER-CASTELL. Asimismo, existen elementos figurativos adicionales (silueta de dos caballeros en combate) presentes en las marcas registradas a favor de A.W. Faber-Castell Peruana S.A. y ausentes en la marca solicitada.

       - El origen del término FABER-CASTELL en el apellido de una familia no le resta carácter de fantasía al signo, toda vez que el análisis del signo debe efectuarse tomando en consideración al consumidor medio peruano.

       - En el presente caso, estamos ante dos marcas que poseen elementos denominativos diferentes, ambos con una fuerte capacidad distintiva y diferenciadora (al ser denominaciones de fantasía y arbitrarias respecto de los productos que pretenden identificar), por lo que la posibilidad de confusión ente ellos es inexistente.

       - La sola presencia de un color común en ambas marcas no es suficiente para determinar un riesgo de confusión, en tanto que el mismo aparece simplemente como un fondo, sin ninguna delimitación particular.

       - Los criterios contenidos en los pronunciamientos judiciales invocados por la demandante resultan impertinentes, pues han sido modificados por el Poder Judicial en jurisprudencia reciente.

   15. Por su parte, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. señaló lo siguiente:

       - Los productos que distinguen los signos en conflicto son distintos y fácilmente diferenciables entre sí, a pesar de estar comprendidas en la misma Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

       - Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás productos ofrecidos en el mercado por su tipografía, colores y diseño, así como por la presentación externa de los productos.

       - Desde el punto de vista fonético, los signos se encuentran conformados por denominaciones diferentes (G-KRISTAL/FABER-CASTELL), por lo que generan pronunciación y entonación de conjunto distintas en cada caso.

       - Desde el punto de vista gráfico, los signos coinciden en presentar el color rojo como fondo de sus empaques o etiquetas; no obstante, se advierte que en las marcas...