PROCESO 185-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 185-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal d) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 82 literal e), 83 literales a) y e) y 84 de la misma Decisión; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Actor: SOCIEDAD TINTAS CORAL LTDA.

Marca: “TEXTURATTO”.

Expediente Interno N° 2001-0299.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 6 de noviembre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 12 de diciembre de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: SOCIEDAD TINTAS CORAL LTDA.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: SOCIEDAD BASF S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad TINTAS CORAL LTDA. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Nº 27997, de 22 de diciembre de 1999, por medio de la cual se resolvió: Declarar infundada la observación presentada por la sociedad TECNOLOGÍA S.A. y conceder el registro del signo TEXTURATTO (NOMINATIVO) para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por BASF S.A.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - La sociedad BASF S.A. solicitó el registro del signo “TEXTURATTO”, para amparar productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud fue tramitada bajo el expediente Nº 821017977, radicada el 6 de noviembre de 1998.

      Recalca la sociedad BASF S.A. que la sociedad TINTAS CORAL LTDA., solicitó, posteriormente, el registro de la marca TEXTURATTO, trámite que cursa en el expediente Nº 821212877 y contra la cual la sociedad BASF S.A. formuló observación.

      - El extracto de la solicitud de registro formulada por la sociedad BASF S.A., fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 482, de 28 de julio de 1999. Ante esta publicación se presentaron observaciones al registro solicitado por parte de la sociedad TECNOLOGÍA S.A. con base a la marca de su propiedad TEXTUCO.

      Indica la sociedad BASF S.A. que la sociedad TINTAS CORAL LTDA., no presentó observaciones al registro solicitado.

      - El 22 de diciembre de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 27997, mediante la cual se resolvió: Declarar infundada la observación formulada por la sociedad TECNOLOGÍA S.A., al considerar que entre las marcas en cotejo no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y pueden coexistir pacíficamente en el mercado; y, Conceder el registro de la marca TEXTURATTO (nominativa), Clase 2, a favor de la sociedad BASF S.A., con vigencia de 10 años contados a partir de la ejecutoriedad de la presente Resolución.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad TINTAS CORAL LTDA., por medio de su apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      Considera como violado el artículo 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcribe dicha norma y señala que “La expresión ´entre otros` que emplea el literal c) (…) significa que los numerales uno y dos apenas constituyen ejemplos de casos de mala fe, pero que existen otros casos de mala fe que hacen anulable el registro. En el presente caso se trata de dos empresas competidoras, como que ambas tienen como actividad principal la producción, comercialización y distribución de productos comprendidos en las clases 2; 6; 16; 17; 20; 24 y 27 de la Clasificación Internacional de Marcas y ambas con domicilio en Sao Paulo, Brasil, lo que agrava de manera extrema la mala fe de la sociedad BASF S.A., al registrar una marca idéntica a una de las marcas de la sociedad TINTAS CORAL LTDA., y esencialmente semejante y confundible a otras marcas usadas y registradas por la sociedad TINTAS CORAL LTDA.”

      Asevera que la sociedad BASF S.A. tenía conocimiento de las marcas registradas a su favor como son TEXTURA, TEXTURIZADO y TEXTURA CORAL. Indica también que “Es evidente que si la sociedad BASF S.A., ya perdió la posibilidad de registrar la marca TEXTURATTO en Brasil, por los previos registros de la sociedad TINTAS CORAL LTDA, y además siendo un competidor directo por su exacta actividad comercial, tienen las dos sociedades el mismo domicilio, y por otra parte la marca TEXTURATTO, goza de un amplio reconocimiento en el sector respectivo y además es ampliamente publicitado, la sociedad BASF S.A., no podría de ninguna manera ni siquiera intentar el registro de la marca en países diferentes a Brasil, donde sabe que TINTAS CORAL LTDA., tiene intereses comerciales directos o indirectos y mucho menos en países limítrofes como lo es Colombia y cuyos mercados paralelos se han venido incrementando en forma general a través de los años.”

      Afirma también la violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 diciendo que la marca registrada TEXTURATTO es idéntica a la marca notoria TEXTURATTO de propiedad de la sociedad TINTAS CORAL LTDA., aseverando que su marca es notoriamente conocida en Brasil, “(…) país que ofrece un tratamiento recíproco en materia de derechos de propiedad industrial”.

   3. Contestaciones a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “(…) no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

      Asevera que con la expedición de la Resolución 27997 no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      Realiza un análisis sobre los requisitos de registrabilidad, conforme a lo sentado por este Tribunal en el proceso 14-IP-98, señalando que la marca TEXTURATTO “es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 (…) y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

      Con relación a la presunta violación del artículo 113 literal c) de la Decisión 344 dice que “Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que habría incurrido la sociedad Basf S.A. para obtener el registro de la marca “TEXTURATTO” clase 2 de la oficina nacional competente, es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa.”

   4. Tercero interesado

      La sociedad BASF S.A., considerada como tercero interesado en esta controversia, con intervención de su Apoderado impugna la demanda presentada por TINTAS CORAL LTDA. y solicita que las mismas sean desestimadas por carecer de fundamento fáctico y legal.

      En el ítem sobre los hechos y omisiones asevera que “(…) en relación de hechos (sic) de la demanda se omite indicar que durante el término de publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, TINTAS CORAL LTDA. no presentó observaciones contra la solicitud de la marca TEXTURATTO de BASF S.A.”.

      Sobre el cargo de violación del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 afianza sus argumentos en jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 30-IP-97 y concluye diciendo que “(…) en el presente caso realmente no concurren los supuestos para que pueda configurarse que BASF S.A. actuó de mala fe al registrar la marca TEXTURATTO para identificar productos de la clase 2ª internacional”.

      En cuanto a la distintividad de la expresión TEXTURA en relación con los productos de la clase 2º internacional expresa que la actora desconoce las normas que sobre este tema existen, cita al artículo 82 literal d) y dice que “(…) examinando la distintividad del signo TEXTURATTO bajo la óptica marcada por el Tribunal Andino, y la pretendida EXCLUSIVIDAD planteada en la demanda, se encuentra que es una marca que posee la habilidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo, pero evidentemente no se trata (i) ni de la designación del producto mismo, (ii) ni de la descripción de sus propiedades o características, como sí lo es la expresión TEXTURA”.

      Sostiene que “No es cierto que BASF S.A. haya conocido el uso y registro de la marca TEXTURATTO por parte de TINTAS CORAL LTDA., cuando intentó registrar en Brasil la marca TEXTURATTO para distinguir productos de la clase 2ª internacional solicitud Nº 821.017.977”.

      Manifiesta que (…) TINTAS CORAL LTDA., no tiene la posibilidad de demostrar supuestos de hecho que lleven el (sic) juzgador a...