PROCESO No. 185-IP-2005

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 185-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en el artículo 17 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ELI LILLY AND COMPANY.

Caso: patente de invención titulada “MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS”.

Expediente: N° 2001-0054 (6836).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 1º, 2º, 4º, 16 Y 17 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “el 28 de julio de 1993 la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, domiciliada en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada ‘MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS’ ”; que “mediante auto notificado el 11 de agosto de 1993, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que adjuntara copia debidamente legalizada, de la primera solicitud de patente presentada en el extranjero, para el mismo invento con su traducción oficial. Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de octubre de 1993”; que “mediante auto notificado el 13 de mayo de 1999, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que diera respuesta al Concepto Técnico No. 240, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes de dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud. Dicho requerimiento fue atendido el día 10 de agosto de 1999”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 04723 de 29 de febrero de 2000, por medio de la cual se niega la patente solicitada a la sociedad ELY LILLY AND COMPANY, con fundamento en su falta de novedad y de nivel inventivo”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 18633 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación del “artículo 17 de la Decisión 344, por cuanto una modificación de solicitud de patente que no ampliaba la invención contenida en la solicitud inicial y que tenía pleno soporte racional en la descripción, fue rechazada y no fue tenida en consideración para la realización del examen definitivo de patentabilidad de la invención, con lo cual, se le privó a la sociedad actora de su facultad de adecuar las reivindicaciones de su solicitud de patente a los requerimientos de la legislación sobre patentes de invención”; que “se violaron los artículos 1º y 16 de la Decisión 344, por cuanto la patente de invención solicitada para ‘MEJORAS EN O EN RELACIÓN CON BENZOTIOFENOS’ es el resultado de un proceso investigativo que tiene aplicación industrial, y de conformidad con las disposiciones invocadas, cuando la administración se halle frente a un invento, de producto o de procedimiento, incluidos los usos, que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, debe conceder patente de invención”; que “se violaron los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 … por cuanto la solicitud denegada se trata de un uso nuevo de un compuesto farmacéutico, que no se conocía en el mundo de la medicina y cuyo conocimiento requirió de todo un proceso investigativo, científico creativo y de ninguna manera puede afirmarse que haya sido derivado, de manera evidente, del estado de la técnica”.

   En lo que concierne a la violación del artículo 17 de la Decisión 344, la parte actora sostiene en la demanda que “la solicitud denegada se presentó inicialmente con un capítulo reivindicatorio que contenía 6 reivindicaciones, dentro de las cuales las reivindicaciones 1 a 5 estaban dirigidas a la utilización del compuesto de fórmula (I) en el tratamiento o prevención de osteoporosis, mientras que la reivindicación 6 estaba dirigida a una formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, la cual comprendía el compuesto de fórmula (I) previamente definido en una de las reivindicaciones 1 a 3”; que “En el memorial de fecha 10 de Agosto de 1999 … se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 16 nuevas reivindicaciones, divididas en tres grupos …”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio no acepta el nuevo capítulo reivindicatorio ... según argumenta en la Resolución No. 04723 debido a que el mismo ‘amplía el objeto de la solicitud, pues en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente … el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 era la utilización de compuestos y el de la reivindicación 6, por depender de la reivindicación 1, también era un uso, concretamente un uso terapéutico, y en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado aunque las reivindicaciones 1 a 12 tienen el mismo objeto que las reivindicaciones 1 a 5 del capítulo reivindicatorio presentado inicialmente, las reivindicaciones 13 a 16 … mencionan como nuevo ya no el uso terapéutico sino composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de fórmula I, que no están contenidas en el objeto de la solicitud inicial’ ”; que “la Superintendencia acepta que las reivindicaciones 1 a 12 del nuevo capítulo reivindicatorio no amplían el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 iniciales, pero considera que las reivindicaciones 13 a 16 sí van más allá del objeto de la solicitud inicial”; que “… la reivindicación 6 original de la solicitud denegada protegía una ‘Formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano’, que comprende un compuesto de la fórmula (I), según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3 … Como claramente se lee, dicha reivindicación 6 no está encabezada como ‘el uso de…’. Es decir, no está dirigida a proteger un uso como tal. Por el contrario, dicha reivindicación 6, claramente establece que la materia objeto para la cual se solicita protección es una ‘formulación’, la cual se encuentra definida por sus componentes”; que “Por lo tanto, si se reemplaza la frase ‘según se define en alguna de las reivindicaciones 1 a 3’ por la definición de dicho compuesto de fórmula (I) que se encuentra en las reivindicaciones precedentes, se encuentra que para una persona versada en la materia la reivindicación 6 protege: 6. Formulación farmacéutica para uso en la inhibición de pérdida ósea en un humano, que comprende un compuesto de la fórmula (I) …”.

   Agrega la actora que “No es posible suponer o asumir, como erróneamente lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que la reivindicación 6 por depender de la reivindicación 1 se convierta en una reivindicación de uso. Como se demostró anteriormente, la dependencia observada en dicha reivindicación 6 fue realizada con el objeto de definir las características del compuesto de fórmula I que constituye el principio activo de la formulación reivindicada”; que “… además de haber realizado una incorrecta interpretación de la reivindicación 6, no reparó la Superintendencia en el hecho de que para rechazar de manera correcta y legal una modificación a la solicitud de patente, dicha modificación debería, a tenor del Artículo 17, ‘implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada’, para lo cual era necesario revisar la descripción de la solicitud, con el fin de buscar allí el soporte de las nuevas reivindicaciones, antes de proceder a rechazar la modificación”; que “… para los honorables Magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es completamente claro que puede realizarse un cambio aún sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, siendo lo único relevante el que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”; que “… dado que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta que las reivindicaciones 1 a 12 de dicho capítulo reivindicatorio tienen el mismo objeto de las reivindicaciones originales 1 a 5, es claro que todas las reivindicaciones de dicho capítulo reivindicatorio se encuentran adecuadamente soportadas en la descripción y por lo tanto, no amplían la invención”; y que “si aún en gracia de discusión llegara a aceptarse que las reivindicaciones 13 a 16 no están dentro del objeto de la invención originalmente presentada … la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación legal de aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio con las reivindicaciones 1 a 12, las cuales, a su juicio, contenían la misma materia de las reivindicaciones originales 1 a 5 y, por consiguiente, eran modificaciones que cumplían con el supuesto de hecho establecido en el Artículo 17 de la Decisión 344”.

   El Tribunal observa además que, en cuanto a la violación de los artículos 1 y 16 de la Decisión 344, la actora argumenta que, “cuando la Superintendencia...