PROCESO 184-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2346325-63436500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 184-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: MAGIC BOOM (denominativa).

Demandante: COLOMBINA S.A.

Proceso interno: 2010-00029-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1113 de 17 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00029-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: COLOMBINA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: COOPERATIVA COLANTA LTDA.

Hechos.

* El 25 de mayo de 2006, Cooperativa Colanta Ltda. solicitó el registro de la marca MAGIC BOOM (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 30 de julio de 2006, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566.

* Colombina S.A. formuló oposición sobre la base de la similitud con las marcas denominativas CRY BUM, BOOM POP, MINI-BUM, BUM, LILI BUM, BOMBABUM, BON BON BUM y BON BON BOOM registradas a su favor para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 17 de diciembre de 2008, mediante Resolución 53163, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca MAGIC BOOM (denominativa).

* Colombina S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53163.

* El 24 de marzo de 2009, mediante Resolución 12700, la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución 53163.

* El 27 de abril de 2009, mediante Resolución 18922, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 53163.

* El 10 de diciembre de 2009, Colombina S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones 18922, 12700 y 53163.

* El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

COLOMBINA S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Sea cual sea la presentación de los signos, éstos generan la misma impresión global y visual. Evidentemente, la adición de la expresión MAGIC al inicio de la marca MAGIC BOOM (denominativa) no le añade ningún tipo de distintividad frente a las marcas BON BON BUM, MINIBUM, BUM, LOLI BUM, CRY BUM, BOMBABUM, BON BON BOOM y BOOM POP (denominativas), previamente registradas por COLOMBINA S.A., pues BOOM es el término que prevalece en la marca registrada cuya nulidad se solicita, y el cual caracteriza a las marcas propiedad de COLOMBINA S.A.

* La marca BUM (denominativa) de Colombina S.A. se encuentra totalmente comprendida en la marca MAGIC BOOM (denominativa), la cual no contiene expresiones de fantasía que le otorguen distintividad por ser la expresión que prevalece idéntica a la marca registrada BUM (denominativa).

* Al estar las marcas BON BON BUM, MINIBUM, LOLI BUM, CRY BUM, BONBABUM, BON BON BOOM Y BOOM POP (denominativas) de COLOMBINA S.A. cuya parte esencial está reproducida en la marca MAGIC BOOM (denominativa), ésta carece totalmente de elementos ortográficos que otorguen una distintividad evidente entre las mismas. Por el hecho de haber agregado una palabra no se genera una diferencia sustancial entre los signos, reiterando que la expresión adicional MAGIC, que complementa a BOOM, sólo genera que la marca solicitada se constituya como una extensión de la familia de marcas BUM (denominativa), propiedad de Colombina S.A.

* Es necesario tener en cuenta que la expresión BOOM se lee por los consumidores como BUM, lo cual claramente incrementa la identidad de las marcas enfrentadas. Partiendo del principio que señala que en la comparación debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias que percibirá el consumidor, resulta evidente que la marca solicitada es confundiblemente similar a las marcas registradas prioritariamente por Colombina S.A.

* Es claro que existe confundibilidad entre los signos MAGIC BOOM (denominativo) y BON BON BUM, MINIBUM, BUM, LOLI BUM, CRY BUM, BOMBABUM, BON BON BOOM y BOOM POP (denominativos). Por lo tanto, es procedente que se manifieste que la marca MAGIC BOOM (denominativa) no goza de los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486. En consecuencia, el signo MAGIC BOOM (denominativo) no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la SIC.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

* Los signos MAGIC BOOM (denominativo) y BON BON BOOM, BONBON BUM, BONBABUM, LOLIBUM, BUM, MINI BUM, BOOM POP y REY BUM (denominativos), después del primer impacto general, no son susceptibles de crear riesgo de confusión o de asociación, pues a pesar de que coinciden en la palabra BOOM/BUM, los demás elementos incluidos en ellas, tanto denominativos como gráficos (MAGIC), les otorga la diferencia visual y fonética que permite su coexistencia. Por lo tanto, no presentan semejanza alguna que pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

* Las expresiones cotejadas, si bien coinciden en expresiones débiles (BOOM/BUM) para el grupo de productos que pretenden distinguir (clase 30), dicha coincidencia no resulta relevante frente a la posibilidad que genere riesgo de confusión, pues la combinación de dicha expresión con otros elementos denominativos, resultan en conjunto, que tienen la capacidad para ser percibidos visualmente. Por lo tanto, al observar el signo en su conjunto, encontramos que no logra despertar en el consumidor una idea diferente de la que conoce e identifica, razón por la cual la marca puede coexistir sin generar confusión alguna.

* La notoriedad de la marca no se presume, quien alega la notoriedad asume la carga de la prueba de la misma, conforme a los medios procesales que cada País Miembro tenga al alcance. En consecuencia, los actos administrativos expedidos por la SIC no son nulos y se ajustan a pleno derecho, por cuanto Colombina S.A. no ha probado la notoriedad alegada.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

COOPERATIVA COLANTA LTDA. contestó la demanda señalando lo siguiente:

* Las partículas BOOM y BUM se deben considerar débiles puesto que están presentes en una gran cantidad de marcas comprendidas en la clase 30, son usadas por diversos empresarios para designar sus productos y, por lo tanto, cuando se trata de signos que las contienen, se debe atender a la totalidad de los elementos que lo conforman con el fin de determinar su distintividad y permitir su diferenciación de aquellas marcas previamente registradas.

* En consecuencia, en el presente caso, se debe abstraer del análisis de confundibilidad la partícula débil y ello arroja la expresión MAGIC, la cual difiere de forma radical con expresiones como LOLLI, MINI, POP o CRY, razón por lo cual es válido descartar la existencia de cualquier posible similitud entre los signos en conflicto. Estos elementos adicionales permiten una visualización e impacto diferente de los signos, así como grandes diferencias desde el punto de vista fonético y ortográfico.

* En el grupo de marcas que sirve de fundamento a la presente pretensión de nulidad de registro de, el elemento común es la expresión BUM acompañada de otros elementos que le dan distintividad, y que en su conjunto le otorgan la distintividad requerida. Mientras que en la marca MAGIC BOOM (denominativa), la expresión debe ser analizada en su conjunto, el cual comprende la parte denominativa MAGIC BOOM. Estas expresiones al ser pronunciadas producen un sonido distinto, perfectamente diferenciable.

* La sílaba tónica de las denominaciones cotejadas no es coincidente, ni siquiera similar, y tampoco ocupan la misma posición, por lo que cabe concluir que las denominaciones no son siquiera semejantes. Es lo que se conoce como la tonalidad de la marca, donde se hace énfasis al momento de pronunciarla, que en el presente caso, al no ocupar la misma posición, evidencia la diferencia de las marcas en cuestión. En el caso concreto, la sílaba tónica es divergente, por lo cual la probabilidad de semejanza es nula. En conclusión, al no...