PROCESO 184-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 184-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales e) e i), y 180 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01041-2007-0-1801-SP-CA-05. Demandante: COMPACTA S.A.C. Marca Colectiva mixta: ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 1041-2007-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de febrero de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: COMPACTA S.A.C.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 1 de marzo de 2005, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA, solicitó el registro como marca colectiva del signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, en cuya parte superior se aprecia la figura estilizada de una alpaca conforme al modelo que obra a folio 7 del expediente, para distinguir los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestido, calzado, sombrerería”.

   2. El 12 de octubre de 2005, la sociedad COMPACTA S.A.C., formuló oposición sobre la base de sus marcas: mixta ORIGIN ALPACA y etiqueta (Certificado 89670): “(…) contiene la figura característica de un auquénido (alpaca) y la combinación de los colores ladrillo y negro, para distinguir confecciones de prendas de vestir, especialmente de alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y denominativa ORIGEN (Certificado 69736): “(…) escrita en letras características, para distinguir prendas de vestir, especialmente de pelo de alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   3. El 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 3659-2007/OSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado.

   4. El 23 de julio de 2007, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 07 de agosto de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1550-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

   6. La sociedad COMPACTA S.A.C., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

   7. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   8. Manifiesta, que la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA identifica los productos de sus asociados nacionales e internacionales con la figura estilizada de una Alpaca (marca figurativa), como consta en la página web de la propia Asociación y en los certificados 94089 y 086292 otorgados por el INDECOPI para identificar productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

   9. Agrega, que las aludidas marcas fueron solicitadas por la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA el 17 de abril de 1989.

   10. Señala, que sus marcas ORIGIN ALPACA (mixta) y ORIGEN (denominativa) han sido usadas en forma permanente e ininterrumpida por más de diecisiete (17) años, esto es con antelación al registro de la marca figurativa de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA.

   11. Arguye, que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, ha sido obtenida de mala fe, ya que se apropia indebidamente del concepto de la marca ORIGIN ALPACA.

   12. Esgrime, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, puesto que existe similitud y conexión competitiva entre los productos, por tratarse en ambos casos de prendas de vestir, especialmente de pelo de Alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el examen comparativo de los signos en cuestión debe ser más riguroso; se debe dar importancia al aspecto denominativo del signo solicitado, lo que sin duda incrementa el riesgo de confusión.

   13. Manifiesta, que los términos “Alpaca Origen” no son débiles y, por lo tanto, no se puede permitir la coexistencia pacífica de los signos en conflicto, puesto que las marcas ORIGIN ALPACA y ORIGEN son de exclusividad de la sociedad COMPACTA S.A.C y de su empresa vinculada: ORIGIN ALPACA E.I.R.L.

   14. Agrega, que si bien la denominación ALPACA es un término de uso común, la autoridad debe atender al conjunto de los signos, es decir, debe tener en cuenta tanto los elementos denominativos como los figurativos.

   15. Aduce, que el 20 de febrero de 2006 la sociedad ORIGIN ALPACA E.I.R.L., rechazó la invitación a formar parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA por la evidente mala fe en la apropiación de sus marcas.

   16. Esgrime, que la denominación ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, es la traducción de la expresión descriptiva y genérica “marca de origen”, lo cual es impropio para servir como marca porque pertenece al dominio público. Es descriptiva de la época de producción.

   17. Argumenta, que al conferírsele la exclusividad sobre la denominación “marca de origen desde 1984”, se está afectando gravemente el interés público y el de otros fabricantes y titulares de marcas de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   18. Agrega, que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 engaña a los medios comerciales y al público en general pues contiene información falsa, ya que ésta fue solicitada a registro el 1 de marzo de 2005.

   19. Señala, que la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA omitió requisitos formales al momento de la solicitud del registro, pues el poder otorgado al mandatario para tal fin carecía de los elementos propios de su naturaleza (falta de facultades de delegación del gerente al mandatario para tramitar el registro).

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI.

   20. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético.

   21. Agrega, que el hecho que la marca concedida se conforme por algunos elementos que aisladamente resultan descriptivos, esto genera que el titular de la marca no pueda oponerse al registro de los signos que los contengan. No implica que el signo solicitado no sea distintivo.

   22. Adiciona, que la marca concedida no es descriptiva, es decir, no consiste en un signo que exclusivamente indique las características del producto que se pretende distinguir y, por tanto, no incurre en una causal absoluta de irregistrabilidad.

   23. Manifiesta, que los aspectos referidos a las formalidades de la admisión de la solicitud de registro fueron convalidados por la demandante, y no tienen el mérito para modificar el sentido de lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI.

       Por parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA.

   24. No obra dentro del expediente copia de la contestación de la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   25. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 (…)

       .

   26. De oficio se interpretarán los siguientes artículos: el 135 literales e) e i) y el 180 de la Decisión 486[1].

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   27. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La marca colectiva. Características y requisitos para su registro.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

6. Palabras en idioma extranjero y de uso común o descriptivas en la conformación de marcas. La marca débil.

7. Los signos engañosos.

8. La solicitud de registro de mala fe.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA MARCA...