PROCESO 184-IP-2007

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1611
• Número de registro: 184-IP-2007
• Fecha de publicación: 21 Abril 2008
• Sección: Procesos
• Año: 2008
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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Proceso 184-IP-2007

Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Proceso Interno Nº 2004-0047-01. Actor: GALDERMA S.A. Marca: “LACORYL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

VISTOS

El Oficio N° 1866, de 26 de septiembre del 2007, recibido en este Tribunal el día 30 de octubre del 2007, a través del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno N° 2004-0047-01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el día 13 de febrero del 2008.

1. Las partes.

Demandante: GALDERMA S.A.

Demandado: La Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercer interesado: LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

El 04 de julio de 1995, LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. presentó solicitud de registro del signo constituido por la denominación LACORYL para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 421, HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED formuló observaciones en base a la solicitud prioritaria de su marca LOCERYL en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es posteriormente transferida a la sociedad GALDERMA S.A.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió esta observación por medio de la Resolución Nº 24565, de 25 de septiembre de 1997, declarando infundada la observación presentada y concediendo el registro del signo solicitado constituido por la denominación LACORYL para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED presentó recurso de reposición con subsidio en apelación contra dicha resolución, las cuales fueron resueltas en el sentido de confirmar la resolución impugnada, mediante Resoluciones Nos: 32123, de 26 de diciembre de 1997 y 21971, de 31 de julio del 2003, respectivamente.

El 23 de enero del 2004, la demandante GALDERMA S.A., nuevo titular de la marca LOCERYL en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, formula acción de nulidad contra las resoluciones administrativas antes citadas, argumentando la falta de distintividad del signo solicitado LACORYL y la confundibilidad entre los signos sub materia.

2. Fundamentos de la Demanda.

La demandante GALDERMA S.A., nuevo titular de la marca LOCERYL en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, argumenta que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. El signo solicitado LACORYL es muy semejante a la marca registrada LOCERYL, pues copia la secuencia ortográfica (L-C-R-Y-L), utilizando la letra “O” en una posición diferente. Asimismo, los signos confrontados poseen una idéntica terminación lo que aumenta el riesgo de confusión en el público consumidor. Finalmente, la demandante agregó que, en materia de marcas farmacéuticas se ha seguido un criterio más riguroso, habida cuenta del riesgo que implica para la salud la confusión de los productos.

2.3 Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo solicitado LACORYL es suficientemente distintivo, pues siendo similar a la marca registrada LOCERYL no es idéntico a ésta.

Fonéticamente, la sílaba “CO” es diferente a la sílaba “CE”. El alfabeto español consta únicamente de cinco (05) vocales, de manera que resulta aceptable que dos palabras coincidan en una de ellas, sin que por ello pueda predicarse la identidad absoluta.

El tercer interesado LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. contestó la demanda afirmando que la terminación “RYL” es de uso común dentro de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es susceptible de apropiación en exclusiva. Agregó que, la expresión inicial “LACO” le otorga suficiente distintividad al signo solicitado LACORYL frente a la expresión “LOCE” de la marca registrada LOCERYL, en tanto su pronunciación es diferente.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 por no ser pertinente, y 136 de la citada Decisión 486, por no encontrarse vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(…)

Art. 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Art. 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…)”.

DECISIÓN 486

“(…)

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción, se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de...