PROCESO 181-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 181-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: HSBC HOLDING PLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 2009-00050.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3091 de 29 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el 22 de octubre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00050.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

  1. ANTECEDENTES.

    Partes:

    Demandante: HSBC HOLDING PLC.

    Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

    Hechos:

    Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

    1. El 17 julio de 2007, la sociedad HSBC HOLDING PLC, solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para proteger servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

    2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 584, no se presentaron oposiciones por parte de terceros al registro solicitado.

    3. Mediante Resolución 21225 de 25 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro de la marca “FIGURATIVA”, por considerar que la figura solicitada es demasiado simple y no lograría identificar el origen empresarial en el mercado.

    4. El 25 de julio de 2008, la sociedad HSBC HOLDING PLC interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 21225.

    5. Por Resolución 28022 de 31 de julio de 2008, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, confirmó la Resolución 21225.

    6. Mediante Resolución 30626 de 26 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando la Resolución 21225.

    7. HSBC HOLDING PLC presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 21225, 28022 y 30626.

    8. El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dio contestación extemporánea a la demanda contenciosa administrativa.

    9. Mediante providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

    10. La sociedad HSBC HOLDING PLC en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Manifiesta que la marca “FIGURATIVA” cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 literal b) de la Decisión 486.

      - Enuncia que al negar la marca por ser tan simple que no tiene la capacidad de cumplir con su función no es capaz de distinguir los servicios respecto de los otros en el mercado, por lo que se pregunta a qué tipo de simpleza se refiere ya que la ley no exige complejidad como para registrar signos figurativos.

      - Sostiene que es titular del signo FIGURATIVO de hexágono ampliamente reconocido y que los consumidores del sector financiero los identifica y que el nuevo signo es un patrón repetitivo de la figura de hexágono anteriormente registrado por lo que se habla de familia de marcas y marcas derivadas.

      - Sostiene que al tratarse de una marca de servicios los consumidores entenderán que la marca FIGURATIVA es un indicador del origen empresarial de los servicios y no una simple decoración o presentación de los mismos.

      - Arguye que si la Superintendencia de Industria y Comercio ya concedió el registro de la marca FIGURATIVA hexagonal, por qué ahora niega el mismo signo reproducido varias veces.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

    1. La Corte consultante solicita[1] la interpretación de los artículos 134 literal b), y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina normas que se interpretarán por ser pertinentes para el presente caso.

    2. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “FIGURATIVA” fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

  3. CUESTIONES EN DEBATE:

    1. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

  4. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

  5. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Las figuras geométricas.

  6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

  7. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD.

    1. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “FIGURATIVA”, por considerar que la figura solicitada es demasiado simple y no lograría identificar el...

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