PROCESO 179-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 179-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Marca: “SALSÍSIMA” (mixta). Expediente Interno: 2010-00474-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1077 de 15 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00474-00.

El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      República de Colombia.

      Tercero interesado: Compañía Productora de Salsas S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 24 de junio de 2009, Compañía Productora de Salsas S.A., solicitó el registro del signo SALSÍSIMA (mixto) para identificar todos los productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 31 de agosto de 2009, la solicitud de registro de la marca SALSÍSIMA (mixta) fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 607, bajo número 923.

   3. Dentro de la oportunidad legal Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó oposición en contra de la mencionada solicitud sobre la base del registro previo de su marca SALSINA (denominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 27 de enero de 2010, mediante Resolución 3436, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo SALSÍSIMA (mixto) para identificar todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Contra dicha decisión, dentro de la oportunidad legal, Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

   6. El 20 de abril de 2010, mediante Resolución 20345, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión impugnada.

   7. El 27 de mayo de 2010, mediante Resolución 27284, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida.

   8. El 12 de octubre de 2010, Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 3436 de 27 de enero de 2010, 20345 de 20 de abril de 2010 y la Resolución 27284 de 27 de mayo de 2010.

   9. El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – La SIC no realizó la comparación de las marcas SALSINA (denominativa) y SALSÍSIMA (mixta) siguiendo las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que no tuvo en cuenta las evidentes similitudes entre los signos, limitándose a afirmar que los mismos difieren en sus componentes gramaticales restantes “SIM” y “N”, y a sumar el número de letras de una y otra, para concluir que el signo solicitado es más extenso.

       – Si la SIC hubiese analizado las marcas SALSÍSIMA (mixta) y SALSINA (denominativa) en conjunto y no de manera fraccionada, hubiese concluido que los mismos son similarmente confundibles, tanto ortográfica como visualmente, pues el signo solicitado reproduce seis de las siete letras de la marca registrada en idéntica posición.

       – La expresión SALSÍSIMA comparte todas las letras de la marca SALSINA (denominativa), salvo por la antepenúltima (“N”). Adicionalmente, la pronunciación de las mismas resulta fonéticamente confundible.

       – La SIC también pasó por alto el hecho que los signos en conflicto comparten la misma identidad ideológica, toda vez que Compañía Productora de Salsas S.A. se limitó a sustituir la sílaba “NA” por la expresión “SIMA” en la marca SALSÍSIMA (mixta). Circunstancia que induciría al público consumidor a error respecto del origen de los productos, máxime cuando los productos que pretenden identificarse con la marca SALSÍSIMA (mixta) son prácticamente los mismos que se identifican con la marca SALSINA (denominativa).

       – La marca solicitada se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, careciendo de distintividad suficiente para ser considerada marca en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual también se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal b) de la misma normativa.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Teniendo en cuenta lo preceptuado anteriormente, en el presente caso, de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de la marca SALSINA (denominativa) y los de la marca SALSÍSIMA (mixta), se evidencia que las mismas no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues por una parte, respecto del aspecto ortográfico, los signos resultan diferentes en la medida que mientras la expresión SALSÍSIMA se compone de cuatro sílabas, SALSINA se compone de tres, lo que reduce el riesgo de confusión entre ambas.

       – Denota que la sílaba tónica en SALSÍSIMA está compuesta por una consonante diferente (M), lo que disminuye el riesgo de confusión para el consumidor pues difieren en su lectura y pronunciación, máxime cuando en la marca SALSÍSIMA (mixta) se acentúa de manera particular la segunda sílaba.

       – Desde el punto de vista fonético, las marcas en contienda comparten la estructura inicial “SALS”. Debiendo tomarse en cuenta que se ha instituido que si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante, mientras que, si la sílaba tónica es divergente, como sucede en este caso, y la situada en primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza es menor.

       – Desde el punto de vista conceptual, SALSÍSIMA, según el Diccionario de la Lengua Española carece de significado en lengua española, lo que sugiere que la marca SALSÍSIMA (mixta), inclusive al tratar de asemejarla a los términos de la marca SALSINA (denominativa), es evocativa de un aderezo o condimento cuya presentación es en forma de salsa, que se utiliza para condimentar o aliñar alimentos, siendo así que la expresión se forma con SALS + ÍSIMA, significando la primera en su contexto salsa, una composición o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se prepara para aderezar o condimentar la comida, y la segunda, derivada del latín –issimus, sufijo empleado para formar el grado superlativo de adjetivos y de algunos adverbios. De lo cual, se extrae la idea de superior de la definición de la palabra salsa. Ahora, frente a la marca registrada se tiene que según el Diccionario de la Lengua Española SALSINA se define como un localismo de Honduras que designa una salsa de tomate frito que se vende en conserva.

       – Los elementos figurativos que componen la marca SALSÍSIMA (mixta), consisten, por una parte, en una circunferencia sobre la cual se anteponen la denominación y la figura de una hoja, todo lo cual resulta ajeno al caso de la marca SALSINA (denominativa), que se restringe a su elemento denominativo.

   12. Compañía Productora de Salsas S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – No existió violación de la normativa andina por parte de la SIC, pues de la comparación a simple vista de las marcas SALSINA (denominativa) y SALSÍSIMA (mixta) se aprecia que no hay lugar a confusión, por cuanto son diferentes. La primera tiene siete letras y la segunda nueve, la primera termina en “N” y la segunda en “M”. Su lectura, pronunciación y efectos fonéticos son diferentes.

       – No existe confusión indirecta, ni mucho menos directa. El consumidor compra los productos por su calidad y no pone atención a los componentes genéricos de las marcas.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar esencial en el caso particular. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

   3. Marcas de fantasía. Marcas evocativas.

   4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR...