PROCESO 177-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 177-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo - Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Republica del Perú.

Patente de invención: ANTICUERPOS ANTI-IL-12 EPITOPOS, COMPOSICIONES, MÉTODOS Y USOS.

Actor: Sociedad CENTOCOR, INC.

Proceso interno: 04093-2011-0-1801-JR-CA-14.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 22 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo - Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Republica del Perú, relativa a los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 04093-2011-0-1801-JR-CA-14;

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: CENTOCOR, INC

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI.

   Hechos.

   1. El 3 de enero de 2006, la sociedad CENTOCOR, INC (Estados Unidos de América), solicitó el registro de la patente de invención para “ANTICUERPOS ANTI-IL-12 EPITOPOS, COMPOSICIONES, MÉTODOS Y USOS”.

   2. El 12 de octubre de 2006, se efectuó la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

   3. No existió oposición al registro solicitado.

   4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

      1. Informe Técnico CJE12-2009 de 13 de marzo de 2009, donde el examinador estudió 75 reivindicaciones presentadas con la solicitud y concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1-44 23-35, 44-56 y 65-75 no cumplen con el requisito de claridad, sustento en la memoria descriptiva y/o concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         - Las reivindicaciones 22, 43, 64 definen usos, por lo que no cumplen con el artículo 14 de la Decisión 486.

         - Las reivindicaciones 15-21, 36-42 y 57-63 definen métodos de tratamiento y de diagnóstico aplicados a animales, por lo que no cumplen con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

         El 31 de julio de 2009, la sociedad CENTOCOR, INC dio respuesta al Informe Técnico adjuntando un nuevo pliego de 4 reivindicaciones.

      2. Informe Técnico CJE12-2009A de 16 de septiembre de 2009, en el que examinador de patentes analizó las nuevas 4 reivindicaciones y concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 2 no cumplen con el requisito de claridad, sustento en la memoria descriptiva y/o concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         - Las reivindicacione3 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

         El 25 de enero de 2010, la sociedad CENTOCOR, INC dio respuesta al Informe Técnico.

      3. Informe Técnico CJE12-2009b de 14 de mayo de 2010, en el que examinador de patentes concluyó:

         - Las reivindicaciones 1-2 no cumplen con el requisito de claridad, sustento en la memoria descriptiva y/o concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         - Las reivindicaciones 3 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   5. Por Resolución 661-2010/DIN-INDECOPI de 31 de mayo de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada, al haberse determinado que: (i) las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con los requisitos de claridad, sustento en la descripción y/o concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486; y (ii) que las reivindicaciones 3 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 del texto legal acotado.

   6. El 18 de junio de 2010, la sociedad CENTOCOR, INC interpuso recurso de apelación, contra lo resuelto mediante Resolución 661-2010/DIN-INDECOPI.

   7. Mediante Resolución 0898-2011/TPI-INDECOPI de 23 de abril de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación formulado y confirmó lo resuelto mediante Resolución 661-2010/DIN-INDECOPI.

   8. El 4 de agosto de 2011, la sociedad CENTOCOR, INC interpuso demanda contenciosa administrativa.

   9. El 19 de octubre de 2011, el INDECOPI contesto la demanda.

   10. La demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número Nueve, de 26 de junio de 2013, donde el Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   11. La sociedad CENTOCOR, INC interpuso recurso de apelación.

   12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cuatro de 2 de junio de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       CENTOCOR, INC, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   13. El acto administrativo impugnado viola el debido procedimiento, ya que el Informe Técnico CJE 12-2009b, no fue puesto a conocimiento del solicitante, impidiéndole así ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe.

   14. Precisó que la Decisión 486, en sus artículos 45 y 46, dispone la necesidad de notificar los informes emitidos por el examinador externo de patentes.

   15. Asimismo, argumentó que contrariamente a lo determinado por el INDECOPI las reivindicaciones 1 y 2 del pliego de reivindicaciones presentado si cumple con el requisito de claridad exigido por la norma comunitaria. En ese sentido, de: (i) “Respecto a la reivindicación 1, una vez dados los residuos precisos que pueden ser cambiados en la proteína IL-12 de SEC.ID.NO.9 para obtener un anticuerpo, un experto en el arte podría hacer las sustituciones y visualizar una colección de anticuerpos sin necesidad de experimentación”; (ii) “Respecto a la reivindicación 2,… una vez que los residuos que pueden ser variados en la región variable del anticuerpo de SEC.ID NOS. 7 y 8, un experto en el arte podría hacer las sustituciones en dichas posiciones y probar el anticuerpo resultante por actividad sin necesidad de experimentación”.

   16. Argumentó, además, que la patente solicitada sí cumple con el requisito de nivel inventivo, al respecto señaló que: “Centocor Inc. ha demostrado en esta solicitud que residuos del anticuerpo pueden y no pueden ser cambiados de manera de preservar la función, por ejemplo, uniendo y neutralizando a la citoquina IL-12”, agregó seguidamente que: “Esto no es revelado o sugerido por la referencia WO 02/12500. Por lo tanto, las reivindicaciones tienen nivel inventivo”.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   18. El artículo 45 regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes de patentes, en donde se determina que en caso que no sean cumplidos éstos, dará lugar a una primera –y obligatoria- notificación por parte de la Dirección, a efectos que el solicitante subsane de ser posible las omisiones incurridas dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez.

   19. Agregó, que el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, establece claramente que si la Dirección Nacional competente estimara que es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Remarca que ello constituye una potestad facultativa de la administración pública.

   20. Señala que asumir la tesis postulada por la demandante, conllevaría a que el trámite del procedimiento se extienda de manera poco razonable.

   21. Las reivindicaciones definen la materia a proteger por el derecho de exclusividad, de ello si éstas son expresadas de manera oscura e imprecisa, la determinación del objeto de protección y sus alcances no será posible. Ateniendo a ello, señala que las reivindicaciones de la actora resultaban imprecisas y poco claras.

   22. En cuanto al nivel inventivo, señaló que conforme a lo determinado por el Informe Técnico CJE 12-2009b, las reivindicaciones 3 y 4 de la patente de invención solicitada no cumplen con el requisito de nivel inventivo, sobre ello argumentó que CENTOCOR no logró presentar medios probatorios que acreditasen el efecto inesperado o la actividad mejorada del compuesto de la invención respecto al arte previo.

       Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

   23. La Sentencia de Primera Instancia, que declara infundada la demanda, se fundamenta en que:

   24. Resulta ser una potestad de la administración el notificar sucesivas inconformidades, teniendo en cuenta siempre el principio del debido procedimiento.

   25. En el caso en concreto, sin perjuicio de la potestad facultativa desprendida del artículo 45 de...