PROCESO 177-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 177-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 135, literal e), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: DEUTSCHE BANK AG. Marca: “DEUTSCHE BANK”. Expediente Interno Nº 2003-00288.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 17 de diciembre del 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de enero del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la firma DEUTSCHE BANK AG., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT.

   1.2. Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la firma DEUTSCHE BANK AG., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio:

   - 18745, de 24 de junio del 2002, mediante la cual la mencionada Autoridad niega el registro de la denominación “DEUTSCHE BANK” (nominativa), solicitado por la actora, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 36, al considerar similitud o semejanza con la marca DEUTCH-SUDAMERIKANISHCHE BANK AG, que ampara servicios también de la clase 36.

   - 38458, de 28 de noviembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirma la decisión contenida en la misma; y,

   - 02487, de 31 de enero del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirma también lo decidido en la Resolución Nº 18745.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 1 de noviembre del 2001, la firma DEUTSCHE BANK AG. presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DEUTSCHE BANK”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase Nº 36 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511, de 26 de diciembre de 2001.

   - El 24 de junio del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 18745, por medio de la cual negó el registro solicitado para la denominación “DEUTSCHE BANK”.

   - El 5 de agosto de ese mismo año, la sociedad solicitante del registro interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida.

   - El 28 de noviembre del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición propuesto, mediante Resolución Nº 38458 por la cual confirmó la resolución inicial.

   - El 31 de enero del 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 02487, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución impugnada.

   b) Escrito de demanda

   La firma DEUTSCHE BANK AG, con domicilio en Frankfurt am Main, Alemania, por medio de apoderado expresa que el día uno de noviembre del 2001, solicitó el registro de la marca DEUTSCHE BANK para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Señala que los signos DEUTSCHE BANK y DEUTSCH-SUDAMERIKANISCHE BANK AG no son confundibles y, que al aplicar la regla utilizada para el cotejo de signos marcarios, que recomienda que la comparación debe realizarse en conjunto, concluye que no existe identidad entre los signos confrontados. Manifiesta que al observarlos se encuentra que el primero está compuesto de dos expresiones, mientras que el segundo, por cuatro, de modo que producen una impresión visual distinta; además, resultan ortográfica y fonéticamente diferentes.

   Consta del expediente recibido, que el 22 de noviembre de 2001, la sociedad DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT autorizó a la sociedad DEUTSCHE BANK AG., para que registre la marca DEUTSCHE BANK, lo que en opinión del accionante prueba que dicha sociedad considera que no podría generarse confusión.

   Sostiene que el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, se refiere a la coexistencia sin conflicto, en la que “el titular de la marca primeramente registrada está facultado para admitir el registro de otro signo que pueda presentar un grado de similitud, pero que considera no tiene la potencialidad de colisionar con el derecho de exclusividad que ha obtenido, según su conocimiento del mercado al cual están destinados las marcas y su experiencia en la comercialización del producto o servicio.”

   Se argumenta, además, que el signo solicitado no puede ser considerado un signo descriptivo respecto a los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Señala que la expresión cuyo registro fue solicitado se enmarca en la causal de irregistrabiliad contenida por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que impide que sean registrados aquellos signos que sean idénticos o semejantes a otro anteriormente solicitado para su registro o registrado en favor de un tercero.

   Manifiesta que las denominaciones que se comparan tienen similitud en los aspectos conceptual, ortográfico y fonético. Además, el hecho de que las dos estén destinadas a distinguir servicios comprendidos en la Clase 36, puede inducir al público a error.

   Sostiene que si bien es cierto que existe autorización conferida por el titular de la marca anteriormente registrada, para que se utilice una semejante, es preciso tener en cuenta que la “autorización conferida por el titular de una marca a un tercero para la utilización de la misma o semejante para los mismos productos o servicios, tendrá valor y efecto cuando con dicha autorización no se induzca al público a error, correspondiendo a la oficina nacional competente determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca registrada”.

   d) Tercero Interesado

   No obran del expediente recibido, intervención alguna de la sociedad DRESDNER BANK LATINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT, considerada como tercero interesado en esta causa, la cual, según se confirma en el Oficio Nº 1860, de 3 de noviembre del 2004, “no contestó la demanda.”.

   Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la...