PROCESO 176-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 176-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06429-2010-0-1801-JR-CA-12. Actor: MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. MACISA S.A. Marca denominativa MASISA. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 6429-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 3 de diciembre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Apelante: MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. – MACISA S.A.

   Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   MASISA S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 10 de diciembre de 2007 la sociedad MACISA S.A., solicitó la cancelación por falta de uso de la marca denominativa MASISA, registrada a favor de la sociedad MASISA S.A., bajo el certificado No. 101220 para amparar los siguientes productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “materiales no metálicos para la construcción y la pavimentación en general, edificios, estructuras y módulos prefabricados (construcciones no metálicas), maderas en bruto o parcialmente preparadas, tableros de madera”.

   2. El 25 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 741-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la acción de cancelación interpuesta.

   3. El 21 de abril de 2009, la sociedad MACISA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. El 25 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 235-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación señalando: i) Revocar la Resolución No. 741-2009/CSD-INDECOPI, en el extremo que “declaró infundada la acción de cancelación interpuesta contra el registro de marca MASISA respecto de materiales no metálicos para la pavimentación en general, edificios, maderas en bruto o parcialmente preparadas, de la clase 19 de la Nomenclatura oficial”; ii) Confirmar la Resolución No. 741-2009/CSD-INDECOPI, en el extremo que “declaró infundada la acción de cancelación interpuesta contra el registro de marca MASISA respecto de materiales no metálicos para la construcción, estructuras y módulos prefabricados (construcciones no metálicas) y tableros de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial”; iii) Mantener vigente el registro de la marca MASISA, inscrita a favor de MASISA S.A., para distinguir materiales no metálicos para la construcción, estructuras y módulos prefabricados (construcciones no metálicas) y tableros de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.

   5. La sociedad MACISA S.A., interpuso solicitud de nulidad contra la anterior Resolución.

   6. El 16 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1336-2010/TPI-INDECOPI, resolvió declarar infundada la solicitud de nulidad interpuesta.

   7. La sociedad MACISA S.A. interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra la anterior Resolución y, en consecuencia, solicitó como pretensión accesoria que “se emita la resolución respectiva a fin de limitar o restringir la lista de los productos a ‘tableros OSB, tableros MDF, tableros MEL, tableros de partículas de madera, placas, puertas y paneles’, comprendidos originalmente en el registro de la marca MASISA, eliminando aquellos, respecto de los cuales, el titular de la marca no usó o no probó su uso en el mercado conforme a ley”.

   8. El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 01 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda.

   9. El 08 de noviembre de 2013, la sociedad MACISA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que se debió mantener únicamente el registro como marca de aquellos productos cuyo uso efectivamente se probó: “tableros OSB, tableros MDF, tableros MEL, tableros de partículas de madera, placas, puertas y paneles”, tal y como lo establece el artículo 165 de la Decisión 486.

   12. Agrega, que para declarar la vigencia de la marca denominativa MASISA, debió especificarse sólo dichos productos de manera taxativa y no generalizar todos los demás productos que componen los “materiales no metálicos para la construcción”, y “estructuras y módulos prefabricados (construcciones no metálicas)”. Se debe tener en cuenta que son conceptos genéricos que engloban gran cantidad de productos.

   13. Señala, que con el anterior comportamiento se está afectando el derecho e interés de otros competidores: para el demandante en relación con el mercado de cemento.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       El INDECOPI contestó la demanda sobre la base del siguiente argumento:

   14. Indica, que la sociedad MASISA S.A., acreditó el uso real de la marca denominativa MASISA dentro del periodo relevante. “En efecto, el registro de la marca MASISA se acreditó respecto de tableros OSB, tableros MEL, tableros de partículas de madera, placas, puertas y paneles, los cuales, no se encontraban especificados en la lista de productos que distinguía la marca en cuestión; sin embargo, sí estaban comprendidos como especies del género de materiales no metálicos para la construcción, estructuras y módulos prefabricados (construcciones no metálicas) y tableros de madera que distingue la marca cuestionada”.

   15. Agrega, que la figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca registrada.

       De conformidad con los documentos que se encuentran en el expediente, el Tribunal encuentra que la sociedad MASISA S.A. contestó la demanda sobre la base del siguiente argumento:

   16. Indica, que se acreditó el uso real de la marca denominativa MASISA dentro del periodo relevante.

       3. Sentencia de primera instancia.

   17. El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 01 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que el titular del registro de la marca denominativa MASISA acreditó el uso de la misma durante los tres...