PROCESO 176-IP-2007

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1609
• Número de registro: 176-IP-2007
• Fecha de publicación: 17 Abril 2007
• Sección: Procesos
• Año: 2007
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 13 -

Proceso 176-IP-2007

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno Nº 2003-0233. Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY. Marca: BENADRYL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil ocho.

VISTOS.

El Oficio N° 1868, de 26 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2003-0233.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2007.

1. Las partes.

Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY.

Demandado: La Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercer interesado: INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

El 1 de septiembre de 1998, la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA, presentó la solicitud de registro del signo BENKARYL (nominativo) para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo Nº 98.049.876. Ésta fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468, de 7 de diciembre de 1998, bajo el número de orden 137, página 36.

Contra dicha solicitud, el 22 de enero de 1999, la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY, presentó observación con base a su marca registrada BENADRYL en clase 5.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 8025, de 30 de abril de 1999, decidió declarar infundada la observación presentada por la sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY, y conceder el registro de la marca BENKARYL a favor de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

La sociedad PARKE, DAVIS & COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución Nº 13640, de 21 de julio de 1999, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo Nº 8025, de 30 de abril de 1999.

Con Resolución Nº 20301, de 30 de septiembre de 1999, fue resuelto el recurso de apelación, revocando la Resolución Nº 8025, indicando a su vez que contra ella no procedía recurso alguno y, que de esta forma se había agotado la vía gubernativa. Se señaló que el aspecto a analizar era la aplicación de la causal de irregistabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tomando como referencia los criterios doctrinales y jurisprudenciales establecidos para determinar la confundibilidad de marcas, y que de dicho análisis, entre las marcas en confrontación BENKARYL (solicitada) y BENADRYL (registrada), existen semejanzas ortográficas y fonéticas capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares.

El apoderado de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución Nº 20301, de 30 de septiembre de 1999.

Por medio de la Resolución Nº 42337, de 27 de diciembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la Resolución Nº 20301, y procedió a resolver nuevamente el recurso de apelación y confirmó lo decidido en la Resolución Nº 8025, de 30 de abril de 1999.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así de los artículos 134, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que esta normativa no se encontraba vigente en la fecha que fue solicitada el registro del signo. Se interpretará de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(…)

Art. 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Art. 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…)”

DECISIÓN 486

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso Nº 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o...