PROCESO 175-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 175-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Marca: “NENE COOL” (denominativa). Expediente Interno: 07957-2010-0-1801-JR-CA-11.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 7957-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07957-2010-0-1801-JR-CA-11.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Apelante: ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero Interesado: CARLOS CHAU CHANG

   Hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 30 de junio de 2009, la señora ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, solicitó el registro de la marca de producto “NENE COOL” (denominativa) para distinguir: vestidos, calzados, sombrerería, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones, sin embargo de la búsqueda de antecedentes la Dirección de Signos Distintivos verificó que el señor CARLOS CHAU CHANG es titular de la marca de producto constituida por la denominación “NENE’S” y logotipo (mixta) que protege vestidos y prendas de vestir para niños y bebés de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 001524-2010/DSD-INDECOPI de 3 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro de la marca de producto solicitada por considerar que los signos en cuestión presentan semejanzas debido a que incluyen en su conformación los términos “NENE/NENE’S”, donde la única diferencia entre ellos es la presencia de la consonante “S”; y si bien el signo solicitado incluye además el término “COOL”, el cual es de uso frecuente en la conformación de signos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca registrada elementos figurativos, la presencia en ambos de los términos “NENE/NENE’S”, aunado al hecho que distinguen los mismos productos, configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o que distingue una nueva línea de productos que distingue dicha marca o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos.

   4. El 24 de febrero de 2010, la señora ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

   5. Por Resolución 1898-2010/TPI-INDECOPI de 20 de agosto de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 1524-2010/DSD-INDECOPI de 3 de febrero de 2010 que denegó el registro de la marca de producto “NENE COOL” (denominativa), solicitada por ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA.

   6. El 20 de diciembre de 2010, ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1898-2010/TPI-INDECOPI de 20 de agosto de 2010.

   7. El 10 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

   8. El 22 de octubre de 2013, mediante Sentencia Número 14, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA.

   9. El 14 de noviembre de 2013, ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2013.

   10. Mediante providencia de 23 de mayo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

       -Criterios para establecer similitudes entre el signo registrado y el signo solicitado cuando las palabras que se comparten (NENE) forman parte de frases con significado distinto.

       1. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   11. La señora ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Sostiene que aun cuando los elementos denominativos que conforman las marcas en conflicto (“NENE’S” y NENE) son similares, expresan una distinta situación en su expresión, pues la primera se refiere al carácter plural y la segunda al singular.

       - Afirma que su marca expresa el término “COOL” el cual es un argot popular para referirse a moderno.

       - Enuncia que su signo se diferencia del registrado al incorporar la letra S, la cual está separada por una comilla en su escritura lo que la hace particular por ser la figura de un corazón que crea una impresión visual distinta y que el término “COOL” que está ausente en la marca registrada, coadyuva a su diferenciación, lo cual determina una impresión sonora distinta.

       2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

   12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Arguye que existe identidad entre los vestidos que distinguen los signos confrontados, y las prendas de vestir para niños y bebés que distingue la marca registrada, se tratan de marcas que distinguen algunos de los mismos productos, lo que genera mayor riesgo de confusión.

       - Afirma que el consumidor analizará el signo NENE COOL (denominativo), cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca registrada NENE´S y logotipo (mixta) dejándose llevar por la impresión general de las marcas.

       - Indica que en el presente caso se habla de un caso de confusión indirecta, toda vez que el consumidor, atendiendo a que los signos distinguen algunos de los mismos productos, y ambos comparten la denominación NENE, podría considerar que constituye una variación de la marca anterior o que poseen vinculación económica.

       - Sostiene que el término “COOL” es una expresión utilizada en el lenguaje cotidiano del público consumidor, haciendo referencia dicha palabra a: “buena onda, agradable, alivianado, relajado, tranquilo”. Que al tratarse de un término descriptivo respecto de las características de los productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, hace referencia al estilo y a la tendencia de las prendas de vestir.

       - Que en el contexto del signo solicitado a registro “NENE COOL” (mixto), el único elemento denominativo es NENE, toda vez que “COOL” es descriptivo y no se debe tomar en cuenta para el análisis de confundibilidad.

       4. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado).

   13. En el expediente no obra la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del señor CARLOS CHAU CHANG.

       5. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

   14. El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que el signo solicitado “NENE´S COOL” (mixto) posee como única diferencia respecto del signo registrado la consonante “S”, ya que el término “COOL” es de uso frecuente en la conformación de signos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que crearía confusión en el público consumidor.

       4. Argumentos del Recurso de Apelación:

   15. Alicia Nydia Ramos Cjahua, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

       - Afirma que: “El juzgado al desarrollar el análisis comparativo de la marca hace una excelente diferenciación de las marcas al punto de considerar el término nene como una de dominio público sobre el cual no es posible considerar o reclamar exclusividad (…), que la diferencia entre la marca que pretendo registrar y la marca registrada es la letra “S” y el término “cool”, sin embargo en el literal I, considera la naturaleza de los productos como elemento suficiente de conexión competitiva entre ambos signos lo que a decir de la defensa resulta siendo erróneo este razonamiento como riesgo de confusión indirecto y que por ello podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye tan solo una variación de la marca registrada, cuando el mismo juzgado ha citado que entre ambas marcas solo los productos que se distinguen como vestidos son coincidentes e incluso este supuesto que lo lleva a concluir el riesgo de confusión no tiene sustento alguno, incluso el a quo al momento de resolver no considera lo mismo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina exige que es la existencia como criterio de conexión comparativa que los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara...