PROCESO No. 175-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 175-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Proceso Interno N° 2001-00296 (7435). Actor: QUALA S.A. Marca: “ACTIVADE” (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 274 de la Decisión 486, contenida en el Oficio No. 1754, de fecha 19 de octubre de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2001-00296 (7435).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el once de febrero de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La parte actora es la sociedad QUALA S.A.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a la sociedad STOKELY – VAN CAMP INC.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos y fundamentos de la demanda.

   Señala el consultante que la sociedad STOKELY – VAN CAMP INC. desde el año 1987, posee el registro de GATORADE (mixta) para distinguir productos de las clases 18 (cuero e imitaciones, de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería), 21 (utensilios y recipientes para el menaje y la cocina – que no sean de metales preciosos ni chapados-, peines y esponjas, cepillos –con excepción de pinceles-, materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado –con excepción del vidrio de construcción-, cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases), 25 (vestido, calzado, sombrerería), 28 (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad), 29 (carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles), 30 (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel y jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas –condimentos-, especias, hielo) y 32 (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).

   Se desprende de la demanda que, en 1999 QUALA S.A. solicitó el registro de ACTIVADE (mixta) para la clase 30, solicitud contra la que la sociedad STOKELY – VAN CAMP INC. presentó observación, en base a su registro de la marca GATORADE (mixta). Asimismo, recayó una segunda observación de parte de THE COCA COLA COMPANY, presentada con base en su marca POWERADE. En este caso, se declaró fundada la observación de STOKELY – VAN CAMP INC. y mediante resolución 16172 de 18 de agosto de 1999 se negó el registro de ACTIVADE (mixta). A esta resolución se presentaron los recursos de reposición y apelación, que confirmaron la negativa. Se consideró que entre los signos en conflicto existían elementos semejantes que no hacían distintivo al signo solicitado y podrían generar confusión.

   Asimismo, también consta en la demanda que en 1999, QUALA S.A. solicitó el registro de ACTIVADE (mixta) para productos de la clase 32, contra la que STOKELY – VAN CAMP INC. presentó observación con base en el registro de la marca GATORADE; y también THE COCA COLA COMPANY con base en su marca POWERADE.

   Siguiendo el criterio anterior, mediante resolución 17692 de 31 de agosto de 1999, se declara fundada la observación presentada por STOKELY – VAN CAMP INC. y se deniega el registro de la marca solicitada, a pesar que QUALA S.A. realizara algunas modificaciones en el signo solicitado, no estimadas de importancia tal como para dejar de considerarse semejantes y confundibles. En este caso, también se intentaron los recursos pertinentes que confirmaron la negativa.

   Se añade en la demanda que “No obstante lo anterior, en el mismo 1999, Quala S.A. presentó una nueva solicitud de registro de la marca ACTIVADE dentro de la misma clase 32 … Stokely-Van Camp Inc. no se hizo parte, pero estaba en que la Superintendencia de Industria y Comercio seguiría el mismo criterio”, es decir, el proferido en las anteriores ocasiones que negaron el registro del mismo signo. Sin embargo, esta vez la Superintendencia otorgó el registro de ACTIVADE (mixta) mediante Resolución Nº 34824 que es la que se impugna. Sin embargo, cabe recalcar que la segunda marca solicitada en clase 32, contenía sustanciales diferencias a la primera. Esta solicitud fue presentada el 12 noviembre de 1999.

   Señala la sociedad demandante que con este registro se corre el riesgo que el público que los consume se confunda con la nueva marca, y piensa que QUALA S.A. se aprovecharía del prestigio de GATORADE en beneficio de su marca. Considera que se han violado los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que el examen comparativo debió ser más exhaustivo. Señala además, que en su opinión no se ajusta a la normativa comunitaria el hecho que un tercero tome como propios elementos característicos de una marca registrada y notoria a nivel mundial, violando los principios de exclusividad marcaria.

   2.2. Contestación a la demanda.

   2.2.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio

   La Superintendencia de Industria y Comercio alega la legalidad de sus actos, dado que señala que ACTIVADE (mixta) se compone por un diseño especial que la hace distintiva; por esto está convencida de que no hay riesgo de confusión.

   Señala que el examen comparativo fue exhaustivo y de éste se dedujo que de la impresión de conjunto entre ACTIVADE y GATORADE no se genera confusión y que si bien existen semejanzas, éstas no son suficientes para confundir al consumidor.

   2.2.2. Del Tercero interesado: QUALA S.A.

   Apoya la legalidad de los actos y alega la caducidad de la acción. Señala asimismo, que el acto administrativo demandado fue motivado con fundamento en la Decisión 486 y no con fundamento en la Decisión 344, y en este sentido argumenta la falta “absoluta” de derecho que caracteriza a las pretensiones de la demanda.

   Argumenta que su marca es suficientemente distintiva, y que por ende, no genera confusión. Además, que hicieron una modificación en el signo de la primera solicitud y que con eso subsanaban la falta de distintividad en relación con los registros existentes.

   Asimismo, añada que existen otras marcas registradas para bebidas hidratantes que en su expresión contienen la desinencia ADE, por lo que las marcas sub litis pueden coexistir en el registro pacíficamente.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que...