PROCESO 174-IP-2015

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2585
• Número de registro: 174-IP-2015
• Fecha de publicación: 02 Octubre 2015
• Sección: Procesos
• Año: 2015

PROCESO 174-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Héctor Humberto Cáceres Mora. Marca: “WANAMA” (mixta). Expediente Interno: 2008-00057-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1064 de 14 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00057-00.

El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Héctor Humberto Cáceres Mora.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio

República de Colombia.

Tercero interesado: Big Bloom S.A.

2. Antecedentes:

1. El 2 de marzo de 2005, Big Bloom S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 31 de agosto de 2005, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 555.

3. El 12 de septiembre de 2005, dentro del término legal, Héctor Humberto Cáceres Mora presentó escrito de oposición sobre la base del registro de la marca JOE BANANA (mixta), previamente registrada a su favor para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 31 de mayo de 2007, mediante Resolución 16060, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca WANAMA (mixta) a favor de la sociedad BIG BLOOM S.A.

5. El 20 de junio de 2007, Héctor Humberto Cáceres Mora presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 16060.

6. El 29 de junio de 2007, mediante Resolución 20251, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.

7. El 15 de agosto de 2007, mediante Resolución 25201, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó lo decidido en la Resolución 16060 de 31 de marzo 2007.

8. El 11 de enero de 2008, Héctor Humberto Cáceres Mora interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 16060 de 31 de marzo de 2007, 20251 de 29 de junio de 2007 y la Resolución 25201 de 15 de agosto de 2007.

9. El 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda:

10. Héctor Humberto Cáceres Mora sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

• La marca WANAMA (mixta) resulta confundible con la marca JOE BANANA (mixta), motivo por el cual la marca solicitada no es suficientemente distintiva y puede crear riesgo de confusión en los consumidores.

• La SIC vulneró los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca WANAMA (mixta), toda vez que dicho signo carece de distintividad extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que ésta reproduce totalmente una marca previamente registrada.

• La marca WANAMA (mixta) es similarmente confundible a la marca JOE BANANA (mixta), en razón de su similitud fonética y gráfica. Por lo tanto, de permitirse su utilización en el mercado, inducirá a error al público consumidor, vulnerando no sólo los derechos de Héctor Humberto Cáceres Mora sino los del público consumidor.

• La denominación BANANA está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma prácticamente idéntica por la marca WANAMA (mixta) registrada con posterioridad. Resultando similarmente confundible con la marca previamente registrada por Héctor Humberto Cáceres Mora, en razón de su similitud fonética y gráfica, y debido a que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor.

• Las marcas en conflicto presentan confundibilidad fonética, toda vez que están conformadas por el mismo número de letras y vocales, colocadas en un mismo orden. Las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma muy similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca consistente en la expresión BANANA, que frente a la expresión WANAMA, no resulta suficientemente distintiva.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

11. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

• Las marcas enfrentadas WANAMA (mixta) y JOE BANANA (mixta) no son confundibles, pues no presentan similitudes, ya que cada una de ellas posee elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, por lo cual no pueden llevar al público consumidor a confusión sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

• La expresión WANAMA no posee definición alguna en castellano, vale decir, está desprovista de significado, por lo que se constituye en un signo de fantasía para identificar los productos solicitados. En cambio, la palabra BANANA, significa plátano o banano en inglés, cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporar en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas.

• Desde el punto de vista gráfico, los signos comparados contienen elementos bien distintivos. Por ejemplo, la marca solicitada posee una palmera tradicional sobre la puesta a la denominación WANAMA escrita en un tipo de letra especial; mientras que la marca JOE BANANA (mixta) incorpora una figura de dos delgados plátanos o bananos, los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular.

• Entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciados entre sí. En consecuencia, la marca WANAMA (mixta) resulta suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado.

12. Big Bloom S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

• La marca WANAMA (mixta) consiste en la imagen de una palmera, sin significado conocido en el idioma castellano, es decir, es una expresión de fantasía. Mientras que la marca registrada por Héctor Humberto Cáceres Mora contiene la expresión BANANA, la cual posee un claro significado en la lengua castellana. Consecuentemente, las figuras que acompañan las denominaciones son los elementos que acaban por definir la distintividad de las marcas JOE BANANA (mixta) y WANAMA (mixta), no generan una parte figurativa similarmente confundible.

• La marca registrada por Héctor Humberto Cáceres Mora consiste en las palabras JOE BANANA, dado por supuesto que esta circunstancia resulta relevante al momento de comparar los signos enfrentados, sin embargo, en el escrito de su demanda se centra únicamente en la palabra BANANA.

• Entre las marcas WANAMA (mixta) y JOE BANANA (mixta) hay una sucesión de la vocal “A”, pero dicha sucesión fonética no conlleva en el presente caso a ninguna semejanza automática que podría generar una confusión.

• No se puede pasar por alto el hecho que Héctor Humberto Cáceres Mora acepte la coexistencia de su marca con otra con la cual comparte no solo una sílaba tónica, ni una sucesión de vocales, sino la palabra completa BANANA. Es probable, que Humberto...