PROCESO 174-IP-2014

Emisor:Comisión de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 174-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales e) y f) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. Marca: TRIDIMENSIONAL. Expediente Interno: 5570-2011-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 5570-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5570-2011-0-1801-JR-CA-14.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

    2. Hechos:

    3. El 22 de febrero de 2010, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores) para distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación de Niza).

    4. Mediante Resolución 13130-2010/DSD-INDECOPI de 26 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado constituido por la forma tridimensional de una empanada, puesto que no presenta alguna característica particular a fin de diferenciarlo de los demás productos que se ofrecen en el mercado. En conclusión, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

    5. El 22 de septiembre de 2010, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. interpuso recurso de apelación.

    6. Mediante Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 13130-2010/DSD-INDECOPI de 26 de agosto de 2010 que denegó el registro del signo solicitado.

    7. El 20 de octubre de 2011, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI.

    8. Mediante sentencia de 23 de septiembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda.

    9. El 22 de octubre de 2013, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. presentó recurso de apelación.

    10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

      “La interpretación deberá tener en cuenta que la marca de producto constituida por la forma tridimensional de una empanada (se reivindican colores), cuyo registro pretende la demandante, distingue empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por:

    11. Criterios para evaluar la distintividad en las marcas tridimensionales.

    12. En los casos de marcas tridimensionales ¿es necesario para acceder al registro que los consumidores logren asociar los productos con su origen empresarial?”

    13. Argumentos de la demanda:

    14. La demandante EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. señaló lo siguiente:

      - Solicita la nulidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado.

      - Producto del trabajo de una pareja de esposos, se pudo dar forma al denominado pastel MAPY’S, el cual es parecido a las empanadas, pero con características superiores. La forma particular de sus productos es debido a la utilización, en un inicio, de un molde de madera diseñado exclusivamente para su producto. Dicha forma particular es una característica distintiva de su producto, el cual ha sido denominado como MAPY’S, conllevando a que sus consumidores relacionen directamente la forma del producto con su marca. La forma de su producto es reconocida por sus comensales, pudiendo éstos observar su forma y diferenciarla de los de la misma especie.

      - Su empresa es titular de la marca MAPY’S MUCHO MÁS QUE UNA EMPANADA y logotipo (Certificado 146585), la cual fue solicitada debido al gran apogeo de sus productos.

      - Presentó medios probatorios para acreditar lo expuesto y solicitó que se oficie al señor Armando Ato Mendoza y a la empresa Acril Max S.A.S., quienes se encargan de la elaboración de los moldes con los que preparan sus productos, a fin de que éstos puedan dar fe de la complejidad y particularidad de los mismos.

    15. Argumentos de la contestación a la demanda:

    16. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

      - Defiende la legalidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado.

      - El signo solicitado no es capaz de identificar un origen empresarial determinado, por lo cual no corresponde acceder a registro. La solicitante no ha logrado acreditar que el público consumidor identifique y asocie plenamente la forma de la empanada con su origen empresarial; siendo que únicamente ha acreditado que el local en donde ofrece al público sus productos tiene cierto reconocimiento y es objeto de diversa publicidad.

      - El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

    17. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

    18. El juzgado declaró infundada la demanda y confirmó la legalidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado, por considerar que el signo solicitado a registro carece de distintividad “(…) teniendo en cuenta la forma usual y la variedad de las empanadas que se comercializan en el mercado, las cuales en su generalidad presentan similares características, se advierte que en relación con los productos de pastelería de su clase las diferencias son escasas, por lo cual la percepción del consumidor medio, quien no examina detenidamente las formas, texturas y colores de los productos impedirá que fácilmente lo asocie con su origen empresarial. (…) los medios probatorios aportados no resultan suficientes para acreditar la distintividad del producto, sino lo que demuestran es la notoriedad de la empresa y la variedad de productos de pastelería que ofrece, entre ellos las empanadas; de lo que se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”.

      Argumentos del recurso de apelación:

    19. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda. Además, agregó que presentó un CD “donde se puede apreciar una entrevista realizada a los consumidores y los mismos mencionan que reconocen a Mapys por su forma (…). Apreciamos acá una nulidad evidente en la sentencia...

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