PROCESO 174-IP-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2012
• Fecha de publicación: 12 Junio 2012
• Número de registro: 174-IP-2011
• Número de Gaceta: 2061
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 174-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa). Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Expediente interno: Nº 2006-00244.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Partes en el proceso interno:

Demandantes: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.

Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Tercera interesada: COÉXITO S.A.

1.2. Determinación de los hechos relevantes.

El 09 de noviembre de 2004, la sociedad COÉXITO S.A. solicitó el registro de la marca TAXI DRIVER (denominativa) para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos” de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005. Posteriormente no se presentaron oposiciones.

Mediante Resolución Nº 14395, de 23 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado.

Las sociedades PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERIAS WILLARD S.A. presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 27 de octubre de 2006, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad COÉXITO S.A.

1.3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, las sociedades demandantes fundamentan su petición en los siguientes argumentos:

- Que, la marca impugnada TAXI DRIVER (denominativa) es una marca integrada por expresiones inglesas o, mejor aún, universales, por lo que ambas expresiones en conjunto son de uso común, tomando en cuenta además que distingue justamente productos de la Clase 01. En consecuencia, solicitan la nulidad de dicha marca en base al artículo 135 de la Decisión 486.

- Consideran que la marca resulta irregistrable pues carece de distintividad, requisito esencial para su registro. Ello, por tratarse de un signo genérico, cuyo registro conllevaría a excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios, convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

- De igual forma manifiestan que la marca TAXI DRIVER (para distinguir repuestos, entre ellos, “baterías para automóviles) es una marca descriptiva de los productos a distinguir en la Clase 01, al estar directamente relacionada con los productos que distingue, lo que pone de manifiesto que describe el producto y el destino de éste, que es precisamente lo que constituye causal de irregistrabilidad.

- Señalan que, de acuerdo con el artículo 135 literal e), una marca no puede ser registrada cuando exista relación directa o conexión entre la denominación solicitada y los productos que distingue.

- Por último, indican que la marca TAXI DRIVER (denominativa), además de ser débil, está integrada por dos sustantivos comunes y generales y asimilados a la lengua por el común de los habitantes. La población colombiana conoce el significado del término TAXI DRIVER, por lo que no cabe determinar que dicha denominación sea supuestamente de fantasía.

1.4. Contestación a la demanda.

Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad del acto administrativo sobre la base de los siguientes argumentos:

• Que, la marca TAXI DRIVER (denominativa) para la Clase 01 fue debidamente registrada, ya que cumple con el requisito de distintividad del artículo 135 de la Decisión 486.

• Manifiesta que no es suficiente que el signo aparezca definido en un diccionario de la lengua de otro idioma para que se le considere “descriptivo de un producto o servicio” pues, si dicho signo no forma parte del conocimiento común entre el público consumidor en el territorio donde éste es solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario.

• Asimismo, señala que las sociedades actoras en su escrito de demanda no demuestran de manera fehaciente y contundente que el signo TAXI DRIVER forme parte del conocimiento común en el idioma castellano.

• A su juicio, la expresión TAXI DRIVER goza del elemento de distintividad y la misma no conlleva al consumidor a confusión o engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de la Clase 01. También indica que dicha expresión no designa de forma inmediata y directa un tipo de producto, porque no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre y el producto a distinguirse.

1.5. Fundamentos del tercero interesado.

Del informe presentado por el Juez Consultante se desprende que la sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, manifestó que:

• Si bien era cierto que las palabras que integran el signo tenían significado conceptual, esto es aceptado por la legislación marcaria tanto para las marcas arbitrarias como para las evocativas.

• Que, en el presente caso, TAXI DRIVER corresponde a una marca arbitraria y evocativa respecto de algunos de los productos de la Clase 01. También afirma que la marca registrada conforma un signo distintivo especial y registrable y que la misma es una composición de palabras que tiene significado conceptual en idioma inglés y que puede ser entendida por los consumidores cuya lengua nativa fuera el español.

• Asevera que la marca en su conjunto, o cada una de las palabras por separado, no constituye palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada. Su combinación da como resultado un signo arbitrario y distintivo, y no uno genérico como pretende demostrar la parte actora.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, no se procederá a interpretar el literal c) del artículo 135, por no ser pertinente en el caso de autos, y la interpretación del artículo 134 se circunscribirá al literal a). De oficio se interpretará el artículo 150 de la mencionada Decisión.

El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de...