PROCESO 174-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1476
• Número de registro: 174-IP-2006
• Fecha de publicación: 16 Marzo 2007
• Sección: Procesos
• Año: 2007
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO Nº 174-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú. Proceso Interno Nº 149-2006. Marca PROVIRIL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 341-2006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 149-2006.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2006.

1. Las partes.

Demandante: Schering Aktiengesellschaft.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); El Procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; Impexyl S.A. (Suiza).

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos.

Con fecha 28 de octubre de 1997, Impexyl S.A. (Suiza) solicitó el registro del signo PROVIRIL para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas y demás productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con fecha 12 de diciembre de 1997, Schering Corporation (Estados Unidos de América) formuló observación manifestando ser titular de la marca PROSPIRIL que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con fecha 22 de diciembre de 1997, Glaxo Group Limited formuló observación manifestando ser titular de la marca PREVIREL que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de diciembre de 1997, Schering AG (Alemania) formuló observación manifestando ser titular de la marca PROVIRON que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con fecha 24 de diciembre de 1997, The Upjohn Company (Estados Unidos de América), formuló observación manifestando ser titular de la marca PROVERA que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con fecha 29 de diciembre de 1997, Sanofi (Francia), formuló observación manifestando ser titular de la marca de producto PROGERIL que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución N° 15545-1998/OSD-lNDECOPI de fecha 31 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones presentadas y otorgó el registro solicitado.

Con fecha 21 de enero de 1999, Glaxo Group Limited, interpuso recurso de apelación.

Con fecha 28 de enero de 1999, Schering AG, interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.

Con fecha 4 de agosto de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emite Resolución Nº 973-1999, mediante la cual confirma la resolución de la primera instancia administrativa.

Con fecha 23 de noviembre de 1999, SCHERING AG, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada fundada mediante sentencia de fecha 6 de octubre de 2005 por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú.

En este contexto, el INDECOPI presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa a este Tribunal.

2. Fundamentos de la Demanda.

Solicita la actora la declaración de invalidez e ineficacia de la resolución administrativa de última instancia, ya que, contrariamente a lo que establece ésta, las marcas en litigio (PROVIRON y PROVIRIL) son semejantes en grafía y pronunciación, al grado de inducir al público a confusión, además de distinguir los mismos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3 Contestación a la Demanda.

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia.

Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma, determinó que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión. Asimismo, que son innumerables los registros en clase 5 que poseen la partícula PRO, por lo que ésta constituye una partícula de uso común, y debe ser apartada del análisis comparativo.

4. Fundamentos de apelación de la sentencia de la Sala Civil.

Señala que la sentencia yerra en el análisis, en la medida que no toma en consideración lo dispuesto por la norma nacional (artículo 131 del Decreto Legislativo 823), que narra: “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, así como la naturaleza de los productos y servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente”. En este sentido, existen en la clase 5 usos generalizados de partículas comunes que aluden, ya sea a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o respecto de la función terapéutica del producto, por lo que en la clase 5, las consonantes PROVI o PROBI, son comunes, ya que coexisten los signos PROVITAM, PROBIOTIM, PROBIOX, PROVIT, PROVISC, etc.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, con base en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal se interpretará de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

“DECISIÓN 344

(...)

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

Concepto de marca y elementos constitutivos.

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

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