PROCESO 173-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 173-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05325-2012-0-1801-JR-CA-03. Actor: AGROVET MARKET S.A. Marca denominativa MODIVITASAN.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través del Oficio 5325-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de agosto de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: AGROVET MARKET S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALE-BET S.R.L.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad AGROVET MARKET S.A., de Perú, solicitó el 04 de enero de 2010, el registro como marca del signo denominativo MODIVITASAN, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

   2. El 22 de febrero de 2010, la sociedad LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALE-BET S.R.L., formuló oposición, sobre la base de su marca denominativa OLIVITASAN (Certificado 95228), registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “veterinarios”.

   3. El 8 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2355-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro solicitado.

   4. El 1 de diciembre de 2010, la sociedad LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS ALE-BET S.R.L., presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 1 de junio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0925-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el Recurso de Apelación revocando la Resolución impugnada y, en consecuencia denegó el registro solicitado.

   6. La sociedad AGROVET MARKET S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 29 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda.

   8. El 13 de octubre de 2014, la sociedad AGROVET MARKET S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Señala, que si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, el signo solicitado no es gráfico-fonéticamente confundible con la marca denominativa OLIVITASAN y, mucho menos presentan semejanzas conceptuales. Por lo tanto, si la Autoridad Nacional hubiese efectuado correctamente el examen de cotejo de marcas, habría derivado sin mayores aditamentos que no se configura ningún riesgo de confusión, ya que: i) El signo solicitado está conformado por once (11) letras, en tanto que el signo opositor tiene diez (10) letras; ii) El signo solicitado está integrado por las letras M y D que no aparecen en el signo opositor; la misma que, a su vez, cuenta con la letra L, ausente en el signo denominativo MODIVITASAN; iii) Los signos en conflicto tienen diferentes inicios (MODIV vs. OLIV); iv) La Autoridad Nacional debió enfocarse en las diferencias y no en las coincidencias.

   11. Agrega, que lo anterior ha sido reiterado en sendos pronunciamientos del INDECOPI y, fue manifestado por los votos en discordia expuestos en la Resolución 0925-2012/TPI-INDECOPI.

   12. Adiciona, que si bien los signos en conflicto comparten la partícula TASAN, se trata de un término genérico y/o descriptivo dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que no puede utilizarse al momento de realizar el examen de cotejo de marcas. Por lo tanto, pueden coexistir perfectamente en el mercado.

   13. Argumenta, que los signos en conflicto coexisten en las Repúblicas de Colombia y Ecuador. Por lo tanto, pese a que la Autoridad Nacional es autónoma en sus decisiones, resulta importante dejar constancia que el registro de marcas se encuentra regulado por el mismo cuerpo normativo dentro de la Región Andina (Decisión 486).

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI

   14. Indica, que el examen de cotejo de marcas fue efectuado en debida forma, ya que se realizó valorando los signos en conjunto, de manera sucesiva y apreciando mayormente las semejanzas entre los signos cotejados que sus diferencias. Por lo tanto, si bien la partícula TASAN es un término de uso común dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede desconocerse que los signos en conflicto presentan similitudes fonéticas y gráficas (MODIVI vs. OLIVI).

   15. Agrega, que si bien existen otros signos que comparten el sufijo TASAN, su registro ha sido conferido en virtud de que cuentan con otros elementos que los dotan de suficiente distintividad al valorarse de manera conjunta (el hecho de que un término sea frecuentemente utilizado no provoca su irregistrabilidad). Por lo tanto, mal obra la demandante al esgrimir que no se configura el riesgo de confusión, ya que éste se presenta de manera indirecta al inducir al consumidor a pensar que se tratan de signos que provienen del mismo origen empresarial o que se trata de empresas que mantienen relaciones económicas u organizativas (pese a que son signos que guardan algunas diferencias).

   16. Adiciona, que el consumidor generalmente no tendrá la oportunidad de cotejar simultáneamente el signo solicitado con alguna marca similar a efectos de realizar una comparación duradera, acuciosa y minuciosa entre ambas. Por lo tanto, permitir la coexistencia registral perjudicaría la decisión del consumidor.

   17. Complementa que la sola posibilidad de que exista riesgo de confusión bastará para que no puedan coexistir pacíficamente en el mercado. Por lo tanto, debe considerarse que en el evento de que el consumidor llegara a confundirse, se trata de productos que revisten una connotación especial “farmacéuticos vs. veterinarios”, que podría derivar en consecuencias lamentables.

   18. Manifiesta, que el hecho de que los signos en conflicto gocen de protección de marcas en otros Países de la Región Andina, ello no es óbice para que el registro deba ser otorgado en la República del Perú, en virtud del principio de territorialidad.

       Por parte de LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES...