PROCESO 172-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 172-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo - Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Republica del Perú.

Patente de invención: MÉTODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SOBRE SUSTRATOS COMO LAS BANDAS.

Actor: Sociedad BIOFILM S.A.

Proceso interno: 04830-2010-0-1801-JR-CA-12.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 22 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo - Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Republica del Perú, relativa a los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 04093-2011-0-1801-JR-CA-14;

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: BIOFILM S.A.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI.

   Hechos.

   1. El 28 de mayo de 2004, BIOFILM S.A., solicitó la patentabilidad para la invención “MÉTODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SOBRE SUSTRATOS COMO LAS BANDAS”.

   2. El 26 de enero de 2005, se efectuó la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

   3. No existió oposición al registro solicitado.

   4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

      a. Informe Técnico BCC N° 026-2007 de 8 de junio de 2007, donde el examinador estudió 18 reivindicaciones presentadas con la solicitud y concluyó que:

      - Las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

      El 4 de septiembre de 2007, la sociedad BIOFILM S.A. dio respuesta al Informe Técnico.

      b. Informe Técnico BCC N° 26-2007/a de 14 de mayo de 2008, en el que examinador de patentes analizó nuevamente las 18 reivindicaciones y concluyó que:

      - Las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

      El 21 de agosto de 2008, la sociedad BIOFILM S.A. dio respuesta al Informe Técnico.

      c. Informe Técnico BCC N° 26-2007/b de 12 de febrero de 2009, en el que examinador de patentes concluyó:

      - “En vista de que los argumentos expuestos (…) no superan las objeciones vertidas en el informe técnico de la referencia, se reitera que las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

   5. Por Resolución 250-2009/DIN-INDECOPI de 20 de febrero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada, considerando que la solución técnica postulada no contaba con el requisito de nivel inventivo.

   6. El 10 de marzo de 2009, la sociedad BIOFILM S.A. interpuso recurso de apelación, contra lo resuelto por Resolución 250-2009/DIN-INDECOPI.

   7. Mediante Resolución 0778-2010/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación formulado, y confirmó lo resuelto mediante Resolución 250-2009/DIN-INDECOPI.

   8. La Sala de Propiedad Intelectual dispuso la realización de un informe técnico sobre los argumentos presentados por la solicitante en su recurso de apelación.

   9. El 28 de enero de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico AEF 03-2010 (T), concluyendo que las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   10. El 19 de julio de 2010, la sociedad BIOFILM S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa.

   11. El 31 de marzo de 2011, el INDECOPI contestó la demanda.

   12. La demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número Siete, de 21 de octubre de 2013, donde el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   13. La sociedad BIOFILM S.A. interpuso recurso de apelación.

   14. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número cuatro de 23 de mayo de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       BIOFILM S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   15. La patente de invención solicitada cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que de los antecedentes D1 y D2 (documentos referidos al estado de la técnica) no es posible derivar de manera evidente la solución técnica propuesta.

   16. Precisó que el documento D1 no sugiere: (i) Aplicar un metal cerrado de manera incompleta o una capa de óxido de metal al sustrato mediante aplicación con vaporización de un magnetrón antes de recubrir con óxido de aluminio; (ii) que la proporción de mezcla de aluminio, óxido de aluminio y oxígeno en la capa de barrera se forma como un gradiente que tiene un contenido de metal de aluminio máximo, y este máximo en una cierta porción de profundidad se ajusta al variar al gradiente de presión parcial de gas reactivo, de tal manera que la permeación del oxígeno y/o vapor de agua alcanza su mínimo; o (iii) parámetros del proceso de control para sectores individuales de la porción de depósito con vapor.

   17. Asimismo, argumento que el documento D2 no sugiere aplicar una capa de metal incompletamente cerrada o una capa de óxido de metal mediante aplicación con vapor del magnetrón. Agregó, que el examinador técnico yerra al equiparar “capas delgadas” con “capas no completas”.

   18. No se habrían analizado el pliego de reivindicaciones postulado conjuntamente con la memoria descriptiva.

   19. Señaló que el acto impugnado habría violentado el debido procedimiento pues no se encuentra debidamente motivado.

   20. Nunca fue notificada a su parte el Informe Técnico AEF 03-2010 (T) de 28 de enero de 2010.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   21. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   22. Los argumentos de la demandante no desvirtúan en lo absoluto lo señalado en el Informe Técnico BBC Nº 26-2007/a, en el Informe Técnico Nº BBC 26-2007/b, ni en el Informe Técnico AEF 03-2010 (T), donde se concluyó correctamente que la solicitud de patente presentada carecía de nivel inventivo.

   23. Agregó que lo argumentado se dirige a probar que la patente tiene un carácter novedoso, no obstante ello, no demostrarían el nivel inventivo requerido por la normativa comunitaria.

   24. Contrariamente a lo señalado por la sociedad BIOFILM S.A., el acto administrativo impugnado si se encontraría adecuadamente motivado, y se habría pronunciado sobre cada uno de los argumentos señalados en el procedimiento administrativo.

   25. Señaló además, en cuanto a la falta de notificación del Informe Técnico AEF 03-2010 (T), que de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486, éste constituía una actuación facultativa.

       Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

   26. La Sentencia de Primera Instancia, que declara infundada la demanda, se fundamenta en que:

   27. Los argumentos postulados en la demanda de modo alguno enervan las conclusiones arribadas en los informes técnicos, en donde a partir del estado de la técnica desprendido de los documentos D1 y D2, se determinó que dichos antecedentes si sugieren el desarrollo del método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de óxido de aluminio sobre sustratos como las bandas, lo cual sí se relaciona con el deseo de formar una capa incompletamente cerrada, en tanto de los antecedentes se conoce que antes de recubrir con óxido de metal se aplica una capa de metal de 1 nm de espesor mediante bombardeo iónico, siendo que dicho espesor significa que la capa es delgada, lo cual no permite la formación de una capa cerrada.

   28. En el acto impugnado si se habrían desarrollado los argumentos postulados por BIOFILM S.A., no existiendo el vicio de motivación alegado.

   29. Conforme a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, la Sala del INDECOPI no se encontraba obligada a notificar a la accionante la observación contenida en el Informe Técnico AEF 03-2010 (T), por constituir ello una actuación facultativa.

       Fundamentos del recurso de apelación.

       BIOFILM S.A, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primer Instancia, en el que manifiesta que:

   30. La invención postulada si contiene nivel inventivo, pues aporta una ventaja técnica significativa en comparación con los dos antecedentes del estado de la técnica...