PROCESO 171-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 171-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 95 de la misma Decisión. Marca: DONITO. Actor: P.&A. D’ONOFRIO S.A. Proceso interno Nº 4549-1998-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Rosero Morales, relativa a los artículos 81, 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 4549-1998-MP.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 719-TCDA-2S, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad P. & A. D’ONOFRIO S.A. Demandados: Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Procurador General del Estado, Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: Compañía PEPSICO INC.

2. Hechos

   El 13 de junio de 1994 bajo el N° 48214, la sociedad P.& A. D’ONOFRIO S.A. presentó la solicitud de registro del signo DONITO para distinguir productos comprendidos en la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan , pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

   El 26 de diciembre de 1994, la sociedad PEPSICO INC., presentó observación al registro del signo DONITO, con base al registro previo y notoriedad de su marca DORITOS, bajo el número 3008/95 para proteger productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resolución Nº 0962159 de 18 de diciembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial acepta la observación presentada por la sociedad PEPSICO INC. en contra del signo DONITO, rechaza la solicitud del registro y ordena el archivo del expediente.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora sostiene que: “… las denominaciones DONITO y DORITOS coexisten pacíficamente en el Peru (sic) sin riesgo de confusión alguna …”. Igualmente dice que: “Habría que hacer notar en este punto que en la Decisión 344 lo único que pretende es proteger al consumidor de una posible confusión en el momento de su compra, que le pudiera sobrevenir por la falta de la suficiente distintividad de una marca. La apreciación de la distintividad de un signo debe hacerse, como destaca sobrada jurisprudencia y la práctica de todos los países del Mundo, EN SU CONJUNTO, y no descomponiéndolo artificialmente en partes la marca. Pues bien nos parece que la marca que se solicita: DONITO tiene sobrada distintividad como para no causar ningún tipo de perturbaciones en el mercado. No hay razón para objetar la concesión del registro”

   En cuanto a la notoriedad de la marca, dice que “La denominación DORITOS no ha sido declarada notoria por lo tanto no debería haber sido considerada como tal en la citada resolución”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda diciendo que comparece “… con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial Nº 1200 asignado a la Procuraduría General del Estado”.

   El Ministerio de Industria Comercio Integración y Pesca, no contesta a la demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Intelectual, tampoco contesta a la demanda.

   e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado

   La compañía PEPSICO INC. debidamente representada, aduce que: “En efecto, la marca solicitada no es ni constituye un signo distintivo, susceptible de registro que se apegue a las normas y requisitos previstos en la Sección I del Capítulo V de la Decisión 344...”.

   En relación a la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial sostiene que “no viola norma alguna, por lo que no podrá declararse ni ilegal ni nula”. En este sentido dice que “En el trámite administrativo, la sociedad actora no logró probar ninguno de los argumentos por ella esgrimidos; más aún, precisamente por ser el análisis de conjunto entre la marca de fábrica DORITOS de la Clase Internacional 30 y la denominación DONITO, para productos de la misma clase, se propuso la observación y del análisis del Director, se concluye que no era suficientemente distintiva ésta, e induciría al público a error y confusión de obtenerse el registro.”

   Argumenta que con: “las marcas tanto de fábrica como de servicios, no requieren de declaratoria de notoriedad por parte de ningún ente o autoridad, ya que es el hecho del uso continuo de ésta, la calidad del producto, las inversiones en mercadeo y publicidad y la aceptación del público, lo que marcan que una marca sea notoria e, inclusive, de alto renombre como ahora establece ya nuestra legislación de la materia y ese es precisamente el caso de DORITOS; por lo tanto el argumento de la abogada de la sociedad actora no sólo no es válido sino ajeno a la realidad.”

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo DONITO, se presentó el 13 de junio de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ejercicio de lo facultado por el Artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, no se interpretarán los demás literales del artículo 82 y de oficio se interpretarán los artículos 83 literal e), 84 y 95 de la misma Decisión.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No...