PROCESO 170-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 170-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Patente de invención: FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.

Demandante: ABBIE BIOTECHNOLOGY LTD.

Proceso interno: 00924-2010-0-1801-JR-CA-08.

Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 00924-2010-0-1801-JR-CA-08;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. (antes ABOTT LABORATORIES LTD.)

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES (ADIFAN).

   Hechos.

   1. El 15 de agosto de 2003, Abbvie Biotechnology Ltd. (en adelante, Abbvie) solicitó el registro de la invención denominada FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones.

   2. El 15 de octubre de 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la presente invención por el de FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.

   3. El 27 de diciembre de 2004, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial “El Peruano”.

   4. El 18 de marzo de 2005, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, Adifan) formuló oposición a la citada solicitud de patente.

   5. El 13 de septiembre de 2007, mediante Informe Técnico JC 08-07, el examinador de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

      – La reivindicación 23 referida al uso no resulta patentable.

      El 18 de enero de 2008, Abbvie dio respuesta al Informe Técnico JC 08-07, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 22 reivindicaciones.

   6. El 27 de marzo de 2008, mediante Informe Técnico JC 08-07/A, el examinador de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   7. El 10 de julio de 2008, mediante Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Abbvie y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.

   8. El 19 de agosto de 2008, Abbvie presentó recurso de apelación contra la Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de 6 reivindicaciones.

   9. El 27 de mayo de 2009, mediante el Informe Técnico PCG 49-2009, la examinadora de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

   10. El 9 de noviembre de 2009, mediante Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI.

   11. El 9 de febrero de 2010, Abbvie interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI.

   12. El 16 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Abbvie y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI.

   13. Mediante escrito de 30 de octubre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2014.

   14. El 10 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       ABBVIE interpuso demanda en la que manifestó que:

   15. Se vulneró el principio del debido procedimiento debido a que se omitió notificar a las partes el Informe Técnico PCG-49-2009 que sustentó la decisión final emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI con la que se denegó la patente solicitada por Abbvie.

   16. Quien solicita el registro de una patente de invención puede, en cualquier momento del trámite, modificar la memoria descriptiva y sus reivindicaciones, motivo por el cual estas modificaciones deben ser admitidas y las reivindicaciones solicitadas aprobadas.

   17. En el nuevo pliego de 6 reivindicaciones se eliminaron los términos imprecisos objetados, en los cuales la formulación se encuentra definida por los componentes que forman parte de la misma. Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 6 constituyen nuevas reivindicaciones en las cuales se han enmendado las observaciones. Finalmente, en ninguno de los documentos que sustentan la oposición se enseñan o sugieren los elementos que contienen estas reivindicaciones, por lo que éstas resultan novedosas e inventivas.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   18. El hecho de que la Administración requiera por una sola vez a los solicitantes para que subsanen omisiones de fondo, y una vez notificado el solicitante, en caso éste no logre subsanarlo, existen dos opciones a seguir: i) la potestad discrecional de decidir si se notifica dos o más veces al solicitante; o, ii) denegar la patente al no cumplir el primer requerimiento de subsanación.

       Finalmente, la solicitud de registro de patente de invención objeto de análisis no cumplía con el requisito de claridad, ya que las reivindicaciones han sido expresadas de manera oscura e imprecisa.

       Sentencia de Primera Instancia.

       La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

   19. De conformidad a interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal Andino, la notificación del nuevo informe técnico emitido por el evaluador externo será obligatoria siempre que: i) no reitere conclusiones; y, ii) habiéndose reiterado conclusiones, éstas se funden en otros puntos o elementos no contenidos en el antecedente. Caso contrario, la notificación será facultativa.

   20. En el caso concreto, el Informe Técnico PCG 49-2009 contiene observaciones que no se desprenden de los Informes Técnicos JC 08-07 y JC 08-07/A. En consecuencia, constituyen hechos nuevos, máxime si en el último pliego de 6 reivindicaciones presentado se denota una modificación del planteamiento de sus pliegos anteriores, por lo que correspondía la notificación del Informe Técnico PCG 49-2009.

       Argumentos del recurso de apelación.

       El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de demanda y agregando los siguientes argumentos:

   21. La patente no podía ser otorgada, sobre la base no sólo de una nueva observación, sino que en el nuevo pliego de reivindicaciones presentado en forma conjunta con el recurso de apelación de fecha 18 de agosto de 2008 no se logró desvirtuar las razones que sirvieron de sustento a la denegatoria expedida en primera instancia administrativa. Es decir, no se lograron absolver las observaciones efectuadas a través de los informes técnicos previos.

   22. Adicionalmente, el Juez no ha evaluado que el Informe Técnico PCG 49-2009 no sólo incluía una nueva observación, sino que...