PROCESO 170-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 170-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: GLASSLOCK (mixta). Demandante: Sociedad SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD. Proceso interno Nº. 3616-2010-0-1802-JR-CA-15.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El 21 de octubre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 3616-2010-0-1801-JR-CA-15;

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante : Sociedad SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD.

   Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la ..Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.

   Tercero interesado : LOCK & LOCK CO. LTD.

   Hechos.

   1. El 30 de diciembre de 2008, la sociedad SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD., de la República de Corea, solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación GLASSLOCK escrita en letras características, sin reivindicar colores; conforme al modelo adjunto, para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

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   2. No se presentó oposición por parte de terceros interesados. La evaluación respecto a la existencia de riesgo de confusión de marcas fue realizada por la administración tomando en cuenta que el objetivo de las normas de propiedad industrial es proteger el interés general de los consumidores, por lo que la decisión de la administración es de oficio.

   3. Mediante Resolución Nº. 015254-2009/DSD-INDECOPI, de 4 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el registro de la marca de producto solicitada por SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD., al considerar que la referida marca podría generar riesgo de confusión al consumidor, en vista a que a la fecha de presentación de la solicitud del accionante, existía una solicitud previa presentada por la sociedad LOCK & LOCK CO. LTD. de República de Corea, consistente en el logotipo conformado por la denominación LOCK & LOCK GLASS, escrita en letras características con un diseño estilizado de dos candados entrelazados, conforme al modelo, para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación internacional.

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   4. El 25 de septiembre de 2009, la sociedad SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD., interpuso recurso de apelación administrativa.

   5. Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal del INDECOPI, quien por medio de la Resolución Nº. 0589-2010/TPI-INDECOPI de 10 de marzo de 2010, CONFIRMÓ la Resolución Nº. 15254-2009/DSD-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009.

   6. El 26 de mayo de 2010, SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD. interpuso demanda contencioso administrativa dirigida a impugnar el acto administrativo en virtud del cual se rechazó el registro de la marca mixta de producto GLASSLOCK.

   7. La demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número diez, de 13 de septiembre de 2013, donde el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

   8. La sociedad SAM KWANG GLASS IND. C. LTD. interpuso recurso de apelación.

   9. Por medio de la Resolución número tres de 23 de mayo de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Perú, suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Argumentos de la demanda.

   10. La sociedad SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   11. La administración pese a considerar que existían diferencias fonéticas y gráficas entre ambas marcas, denegó el registro en vista a que ambos signos distinguen productos similares, y en vista a que el signo solicitado constituye la transposición de la marca previamente solicitada, considerando que dichos aspectos podrían generar confusión en el consumidor, lo cual constituye un argumento meramente subjetivo.

   12. No se formuló oposición a la solicitud de registro presentada por la accionante.

   13. El término GLASS que forma parte de los signos confrontados LOCK & LOCK GLASS Y GLASSLOCK, es una palabra inglesa que significa “vidrio” en el idioma castellano, por lo que dicho término resulta ser descriptivo y común de una de las características del producto.

   14. Ambos signos están constituidos por términos compuestos. En el signo solicitado por la accionante el término predominante es la palabra “GLASS”, mientras que en el signo previamente solicitado predomina la palabra “LOCK”.

   15. Ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, puesto que ambas han sido registradas en otros países tales como Corea, Malasia, China, Filipinas, México, Estados Unidos de América, Canadá, Países Bajos, Paraguay, Eslovaquia, y en Colombia. Asimismo, la marca solicitada por la accionante cuenta con un Registro Internacional en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). En consecuencia, no debería existir impedimento para que pueda ser registrada en Perú.

   16. La administración actuó en forma parcializada, al no haber tomado en cuenta que las marcas confrontadas pueden existir pacíficamente, al haber sido admitidas a registro en la misma Clase 21 en otros países.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   17. El signo GLASSLOCK y logotipo y LOCK & LOCK GLASS y logotipo, son confundibles.

   18. La autoridad administrativa posee facultad de valoración discrecional para otorgar o denegar un registro, y cada solicitud es sujeta a una valoración individual e integral, no estando vinculada su decisión a la existencia de otros registros en países extranjeros, por ser cada circunstancia de registro única.

   19. El consumidor analizará la marca GLASSLOCK y logotipo cotejándola con el recuerdo de la marca y LOCK & LOCK GLASS y logotipo, dejándose llevar por la impresión general de las marcas, ya que el proceso de evaluación sucede en pocos segundos, pudiendo acarrear confusión.

   20. La transposición o inversión de términos en una marca no elimina la posibilidad de un riesgo de confusión entre dos signos.

   21. La decisión de otorgar o denegar un registro no sólo busca proteger los derechos de las personas naturales y jurídicas que buscan inscribir sus signos distintivos, sino también el interés de los consumidores.

       Argumentos a la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

   22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado y en la Sentencia de Primera Instancia se manifiesta que se declara rebelde a la sociedad LOCK & LOCK CO. LTD.

       Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

       La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda se fundamenta en:

   23. Que los signos en conflicto son confundibles.

       Argumentos del recurso de apelación.

   24. La sociedad SAM KWANG GLASS IND. CO. LTD. en su escrito de apelación manifestó los mismos argumentos que en su demanda.

       Argumentos de la contestación a la apelación.

   25. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

       Solicitud del Juez consultante.

   26. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

   1. Criterios para evaluar la confusión indirecta de dos signos mixtos, cuando existe entre ellos transposición de los términos denominativos y distinguen productos de la misma clase.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   27. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   28. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   29. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   De oficio: 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos:

      Riesgo de confusión o de asociación.

      Similitud gráfica, fonética e ideológica.

      Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

   2. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos.

   3. Signos conformados por términos en idioma extranjero. Signos descriptivos y de uso común.

   4. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio. Autonomía...