PROCESO 17-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 17-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 150 y 157 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente Interno. Marca: “ALIZZ CERAMIC ION” (mixta). Expediente Interno: 2009-00180.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 373 de 20 de febrero de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 11 de marzo de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00180.

El Auto de 9 de abril de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Demandante: DUNA ENTERPRISES S.L.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercera interesada: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      1. El 22 de diciembre de 2006, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca “ALIZZ CERAMIC ION” (mixta), para distinguir “aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello” en la Clase 9 de la Clasificación de Niza. Dentro del petitorio y de manera expresa, la solicitante indicó, que en relación con el signo solicitado “ALIZZ CERAMIC ION” (mixto), “las demás expresiones irán como explicativas”.

      2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 de 2007 y, dentro del término oportuno, no fue objetada.

      3. Mediante Resolución 20141 de 29 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro de la marca “ALIZZ CERAMIC ION” (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación de Niza, sobre la base del argumento de que el signo solicitado reproduciría completamente la expresión TOURMALINE del cual se compone la marca “TOURMALINE TECHNOLOGY” (mixta) previamente registrada a favor de DUNA ENTERPRISES S.L., lo que generaría un riesgo de confusión indirecta en el público consumidor al tratarse de signos semejantes.

      4. IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 23204 de 30 de julio de 2007, revocando lo decidido en la Resolución 20141, y otorgando el registro del signo solicitado.

      5. DUNA ENTERPRISES S.L. presentó ante el Consejo de Estado demanda de nulidad contra la SIC, a fin de obtener la nulidad de las resoluciones administrativas acusadas.

      6. La SIC y la tercera interesada IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. presentan contestación a la demanda.

      7. Mediante Auto de 22 de octubre de 2013, el Consejo de Estado solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspende el proceso interno.

   2. Fundamentos de la demanda:

      La demandante DUNA ENTERPRISES S.L. manifestó lo siguiente:

      8. Los actos alegados contrarían los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486, que disponen que “si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación”, “dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (…)” y que “el derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

      9. La SIC, dentro del trámite administrativo de solicitud de registro de la marca “ALIZZ CERAMIC ION” (mixta), omitió su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

      10. La falta de publicación de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial le impidió que pudiera objetarla al considerar vulnerados sus derechos adquiridos sobre la marca “TOURMALINE TECHNOLOGY”, previamente registrada a su favor, con Certificado 330572.

      11. En el supuesto que haya realizado la publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ésta no comprendió los diferentes elementos que la conforman, anomalías que la SIC no informó a la solicitante. En efecto, afirma que dicha situación conllevó a que el registro del signo incorporara una marca previamente registrada a su favor.

      12. Tal como lo consideró la SIC en la Resolución 20141 de 2007, entre el signo cuyo registro se concedió y la marca “TOURMALINE TECHNOLOGY” existen similitudes que pueden ocasionar en el público consumidor un riesgo de confusión.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      13. Las pretensiones de la demandante carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos objeto de la controversia fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia; esto es, la Decisión 486.

      14. Indicó que publicó la solicitud de registro de la marca “ALIZZ CERAMIC ION” (mixta) en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 de 2007 y, en consecuencia, los terceros interesados contaban con el término legal para presentar sus objeciones.

      15. La expresión TOURMALINE presente en la marca cuyo registro se concedió era explicativa y no procuraba ser producida por el signo solicitado. De hecho, afirmó que dicho término es de uso común en el mercado por referirse a una tecnología especial utilizada para el cuidado del cabello.

      16. No existe riesgo de confusión entre los signos confrontados.

          La tercera interesada IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. contestó la demanda de la siguiente manera:

      17. Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      18. La solicitud de registro fue debidamente publicada en la gaceta 573, publicación 1252, de 28 de febrero de 2007.

      19. La palabra TOURMALINE describe una tecnología para el alisado del cabello.

2. Competencia del Tribunal.

   20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; ello con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   21. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486. Se interpretarán los artículos 145 y 146, pero no el 154, pues no es pertinente para resolver el asunto concreto.

   22. De oficio, también se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 150 y 157 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 145

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar...