PROCESO 169-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 169-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: “R-(-)-1-[2-(7-CLOROBENZO(b)] TIOFEN-3-IL-METOXI)-2-(2,4-DICLOROFENIL)-ETIL]-1H-IMIDAZOL”.

Demandante: FERRER INTERNACIONAL S.A.

Proceso interno 2010-00410-00.

Magistrada Ponente: Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1062 de 13 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00410-00;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: FERRER INTERNACIONAL S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

   Hechos.

   1. El 6 de agosto de 2004, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada R-(-)-1-[2-(7-CLOROBENZO(b)] TIOFEN-3-IL-METOXI)-2-(2,4-DICLOROFENIL)-ETIL]-1H-IMIDAZOL, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP03/01089 del 4 de febrero de 2003, presentada por Ferrer Internacional S.A. (en adelante, Ferrer).

   2. El 31 de junio de 2006, el extracto de rigor fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 560, publicación 1026.

   3. Mediante Oficio 3522, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió el Concepto Técnico 237, realizando las siguiente observaciones:

      – El compuesto enseñado en el documento D1 sería idéntico al compuesto objeto de la presente invención, con lo que se confirma que el elemento característico de la invención ya era conocido en D1, por lo que no cumple con el requisito de novedad.

      – Las reivindicaciones 2, 7 y 8 son dependientes de la primera y no adicionan materia adicional, de forma que tampoco pueden considerarse novedosas.

      – Las reivindicaciones 3 a 6 presentan procedimientos de obtención del compuesto de fórmula (I), los cuales también eran conocidos en D1, por lo que no pueden considerarse nuevos.

      El 9 de junio de 2008, Ferrer presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC un nuevo pliego que constaba de 8 reivindicaciones con el fin de subsanar las mencionadas observaciones.

   4. El 22 de agosto de 2008, mediante Oficio 10754, la División de Nuevas Creaciones de la SIC emitió el Concepto Técnico 2229, en el cual se concluyó que:

      – La primera reivindicación del objeto de la invención presenta compuestos derivados del compuesto de fórmula (I), útiles para el tratamiento de infecciones fúngicas.

      – El estado de la técnica representado por el documento D1 presenta compuestos de estructura similar que presentan actividad anti-fúngica.

      – La única diferencia entre el compuesto reivindicado y el descrito en D1 es que se trata del enantiómero R que no genera un efecto sorprendente respecto del compuesto conocido en D1, pues sólo continúa presentando actividad anti-fúngica. En esa medida, el problema técnico planteado en la solicitud, es decir, la necesidad de compuestos anti-fúngicos útiles para el tratamiento de enfermedades, ya estaba resuelto previamente mediante el mismo tipo de compuesto ya conocido, razón por la cual se considera que la molécula reivindicada es una opción evidente para el experto en la materia.

      – A la luz de D2, es obvio para el experto en la materia explorar la actividad de los isómeros separadamente en cuanto a sus interacciones con otras moléculas quirales, de manera que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio combinar estos dos documentos, razón por la cual no puede reconocerse nivel inventivo a las reivindicaciones 1, 2, 7 y 8.

      – Las reivindicaciones 3 a 6 presentan procedimientos de obtención del compuesto de fórmula (I), las cuales también eran conocidas en D1, diferenciadas por la quiralidad de los reactivos iniciales, por lo que no puede reconocérseles nivel inventivo.

      El 13 de noviembre de 2008, Ferrer radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la respuesta al Oficio 10754, presentando argumentos dirigidos a subsanar la objeción de falta de nivel inventivo.

   5. El 31 de marzo de 2009, mediante Resolución 15696, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió denegar el registro de la patente de invención solicitada, por las mismas razones expuestas en el Oficio 10754, desestimando las respuestas que el solicitante dio a dicho oficio, bajo los siguientes argumentos:

      – La fórmula (I) de D1 presenta un carbono quiral llamado A, en posición idéntica a los compuestos de la solicitud.

      – D2 enseña que la presencia de carbonos quirales puede afectar la interacción con otras moléculas quirales y de esta forma su actividad farmacológica.

   6. El 23 de abril de 2009, Ferrer presentó recurso de reposición contra la Resolución 15696 de 31 de marzo de 2009.

   7. El 30 de abril de 2010, mediante Resolución 24090, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 15696.

   8. El 20 de septiembre de 2010, Ferrer interpuso demanda peticionando la nulidad de las resoluciones 24090 y 15696.

   9. El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      FERRER INTERNATIONAL S.A. interpuso demanda en la que manifestó que:

   10. Los actos acusados constituyen una clara violación del artículo 14 de la Decisión 486, ya que la SIC se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada en la medida en que cumple con todos los requisitos exigidos para ello.

   11. De igual manera, resulta violado el artículo 18 del mismo ordenamiento jurídico, ya que el objeto de la invención denegada cuenta con el nivel técnico requerido sobre el estado de la técnica.

   12. Sobre las afirmaciones de la SIC, es importante concluir que ante la necesidad de múltiples ensayos y un proceso de investigación riguroso que requiere de esfuerzos intelectuales, de tiempo y otros recursos, no es válido aseverar que se trata de materia o desarrollos obvios. Esta posición corresponde con una subestimación impropia del proceso de investigación y desarrollo detrás de la consecución del objeto de la invención solicitada a registro.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

   13. Las anterioridades encontradas anulan la novedad de las formas EPO genéricas que se reivindican en la solicitud estudiada. Además, D1 da a conocer las composiciones que contienen tales formas, las cuales anulan la novedad de las composiciones de la solicitud estudiada. Con lo cual queda claro que D1 anula la novedad.

   14. D1 anticipa explícitamente el compuesto reclamado, sus propiedades fisicoquímicas y farmacológicas y sus ventajas. Con respecto a la observación según la cual las formas EPO divulgadas en D1 que no tienen actividad estimulante de la producción de glóbulos rojos, se consideraron (en D1) no apreciables por no tener alguna utilidad terapéutica, se reitera que la nueva actividad biológica o el uso que eventualmente pueda darse al producto conocido, no lo hacen nuevo.

   15. Contrario a la afirmación del demandante, D2 divulga formas EPO en las que uno o más sitios de glicosilación han sido alterados o removidos, las cuales son entonces idénticas a las formas EPO de la solicitud estudiada. Aunque D2 no enseñe el uso de las formas EPO, derivados y composiciones que ahora se reivindican, anula la novedad.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   16. Que, los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   17. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   18. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad en general.

   2. La novedad y el estado de la técnica.

   3. Nivel inventivo y el estado de la técnica.

   4. La susceptibilidad de aplicación industrial.

   5. Combinación de elementos conocidos.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. LAS PATENTES DE INVENCIÓN. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN GENERAL.

   19. En vista de que la...