Proceso 169-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 169-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión, con base en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú. Proceso Interno Nº 1261-2005. Actor: KATE SPADE LLC. Marca: KATE SPADE.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 386-2006-SCS-CS, de 16 de octubre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 1261-2005.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de noviembre de 2006.

1. Las Partes.

   La parte actora es: KATE SPADE LLC.

   La parte demandada es: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Procurador del Ministerio de Industria.

2. Determinación de los Hechos Relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 11 de diciembre de 2000, KATE SPADE LLC solicitó el registro del signo “KATE SPADE” para distinguir prendas de vestir, en particular, vestidos, faldas, pantalones, escarpines, pantalones cortos, polos cortos, camisas, polos, blusas, chompas, trajes sastre, abrigos deportivos, chaquetas de lana ligera, chalecos, enterizos, ropa interior, sostenes, calzones, ropa de dormir, pijamas, batas de baño, salidas de baño, calcetería. Medias de pantalón, calzado, zapatos, medias, cinturones, gorros, sombreros, vinchas, pañuelos grandes de colores, bufandas, corbatas, abrigos, casacas, abrigos con capucha, ropa impermeable, guantes y ropa de baño, de la clase 25.

   Mediante resolución 11851-2001/OSD-INDECOPI, de fecha 23 de octubre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, por la existencia del registro de la marca KATE CODE, registrada a nombre de COMERCIAL ECCSA, para distinguir productos de la clase 25.

   Con fecha 22 de noviembre de 2001, KATE SPADE LLC interpuso recurso de apelación manifestando que dicho nombre corresponde al de una famosa diseñadora, sin embargo, el Tribunal del INDECOPI confirma la resolución de primera instancia administrativa Nº 047-2002/TPI-INDECOPI.

   Con fecha 6 de marzo de 2002, KATE SPADE LLC, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada infundada mediante sentencia de fecha 15 de febrero de 2005 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en decisión concordante con la opinión del Ministerio Público.

   En este contexto, KATE SPADE LLC, presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa al presente Tribunal.

   2.2. Fundamentos de la Demanda.

   Solicita la actora, KATE SPADE LLC, la declaración de invalidez e ineficiencia de la resolución administrativa de ultima instancia, ya que contrariamente a lo que establece la demanda, las marcas en litigio no son confundibles entre sí ya que presentan diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Presenta como argumentos, casos en los que la clase 25 coexisten marcas a nombre de diferentes titulares que comparten términos en común.

   Así mismo señala que la marca solicitada posee un alto prestigio en el mercado mundial.

   Finalmente, dado que la solicitud de registro marcario reúne los requisitos de registrabilidad que la norma establece y no es confundible con ninguna otra registrada, procedía su concesión.

   2.3. Contestación de la Demanda.

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia.

   Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma, determinó que las marcas confrontadas resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión directa, y que el supuesto prestigio de la marca solicitada no le brinda el derecho al registro.

   De otro lado, SOFIA MILLA MEZA, Procuradora Pública, se apersona al proceso para reafirmar los argumentos del INDECOPI, sin embargo, con fecha 5 de agosto de 2002, solicita la sucesión procesal con el INDECOPI.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación...