PROCESO No. 169-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 169-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00314. Actor: EXEDY CORPORATION. Marca: DAIKIN CLUTCH (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h), 148, 227 y 228 literales a), b), e), h) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el oficio Nº 1389, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2003-00314.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de octubre de 2005.

1. Las partes.

   La parte actora es EXEDY CORPORATION.

   Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   En fecha 18 de febrero de 2000, la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. solicita el registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta), para distinguir productos de la clase 12 (prensa, discos de clutch y repuestos para vehículos). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 490 del año 2000, la sociedad EXEDY CORPORATION interpone observación contra la solicitud con fundamento en su marca DAIKIN CLUTCH registrada en clase 12, con certificado Nº 125768.

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 38195 de 26 de noviembre de 2001 resuelve la observación declarándola infundada, bajo el fundamento que el registro de la observante se encuentra caduco desde el año 1992, y por consiguiente, concede el registro de la marca (mixta) a la empresa solicitante.

   La Sociedad EXEDY CORPORATION presenta dentro del término legal, recurso de reposición con subsidio de apelación. La reposición es resuelta mediante Resolución Nº 19683 de fecha 27 de junio de 2002, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 38195, y concediendo el recurso de apelación, el mismo que con fecha 7 de marzo de 2001 es resuelto mediante Resolución N° 06465 del 17 de marzo de 2003, confirmado ambas resoluciones sub judice, y dando por concluida de esta manera la vía administrativa.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   La actora sustenta que la Resolución de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio demandada, viola los artículos 136 literal h), 148, 227 y 228 en sus literales a), b), e) h) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en primer lugar, por fundamentar su decisión en una normativa que no se encontraba vigente en el momento de su aplicación, refiriéndose al artículo 148 de la Decisión 486, dado que “(…) asigna a hechos realizados en mayo y agosto del año 2000, una normativa que empezó a regir en diciembre de 2000”, además sostiene que no se valoraron por ello todas las pruebas aportadas ya que— a su criterio—omitió las pruebas relacionadas a la marca mixta DAIKIN CLUTCH en el exterior y su reconocimiento como marca notoria en Colombia.

   Así, argumenta que la resolución demandada vulnera el artículo 228 en sus literales a), b), e) h) y k) por omitir y limitar la prueba aportada, además de contravenir el artículo 227, en la medida en que se omitió la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que los actos administrativos expedidos no son nulos, se ajustan de pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables, no violentando las normas de carácter legal como lo sostiene la actora.

   En lo referente a las pruebas aportadas, sostiene que de ellas se deduce la existencia y uso de la marca aunque no se encuentre registrada en Colombia, sin embargo, que de ello no se puede inferir el reconocimiento de la misma para cumplir los presupuestos normativos y criterios que determinen su notoriedad.

   2.3.2 Tercero Coadyuvante.

   La sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. contesta a las pretensiones de la demanda precisando que las resoluciones de la Superintendencia no contradicen el ordenamiento comunitario, y que todos sus actos fueron realizados en la debida observancia de aquél. Asimismo, argumenta que cuando realizó la solicitud del registro de la marca, ésta se encontraba disponible para registro, dado que su anterior registro había caducado en 1992 sin haber sido renovado.

   Finalmente, argumenta que “no se está frente a lo que se llama un derecho adquirido ya que al conceder el registro de la marca DAIKIN CLUTCH constituye una situación jurídica de carácter particular que reconoce un derecho, el cual no puede ser arrebatado o vulnerado por quien dentro del término legal no ejerció el correspondiente acto jurídico encaminado a seguir gozando del privilegio de comercializar un producto con la supuesta marca a la que ellos dicen les pertenecía”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto.

   Que, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al caso sub materia y habida cuenta que la solicitud de registro en mención fue solicitada bajo el imperio de la Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los...