PROCESO 168-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Patente de invención: COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA.

Demandante: NOVARTIS AG

Proceso interno: 06317-2012-0-1801-JR-CA-15.

Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 06317-2012-0-1801-JR-CA-15;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: NOVARTIS AG

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Tercero interesado: FARMAINDUSTRIA S.A.

   Hechos.

   1. El 8 de noviembre de 2006, Novartis AG solicitó la patente de invención para COMPUESTOS ORGÁNICOS.

   2. El 20 de julio de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA.

   3. El 10 de septiembre de 2007, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial El Peruano.

   4. El 4 de diciembre de 2007, Farmaindustria S.A. formuló oposición a la citada solicitud de patente.

   5. El 25 de febrero de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10, el examinador de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 27 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

      El 6 de julio de 2010, Novartis AG dio respuesta al Informe Técnico JC 05-10, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 15 reivindicaciones.

   6. El 23 de julio de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10/a, el examinador de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 12 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

      – Del mismo modo, las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

      El 16 de agosto de 2010, Novartis AG contesta el nuevo informe expedido adjuntando para ello un nuevo pliego de 8 reivindicaciones.

   7. El 1 de septiembre de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10/b, el examinador de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   8. El 14 de septiembre de 2010, mediante Resolución 71-2010/CIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Farmaindustria S.A. y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.

   9. El 6 de octubre de 2010, Novartis AG presentó recurso de apelación.

   10. Mediante el informe técnico elaborado por la examinadora de patentes Pamela Marianella Robladillo Salas, se concluyó que:

       – Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

       – Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   11. El 11 de junio de 2012, mediante Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 71-2010/CIN-INDECOPI.

   12. El 17 de septiembre de 2012, Novartis AG interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI.

   13. El 19 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Novartis AG.

   14. El 2 de septiembre de 2014, Novartis AG interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 13 de mayo de 2014.

   15. El 9 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

   16. NOVARTIS AG interpuso demanda en la que manifestó que:

   17. La falta de notificación de los argumentos denegatorios de la segunda instancia administrativa, constituye un vicio de procedimiento que invalida y determina la nulidad de la Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI. Las reivindicaciones objetadas (1 a 5) no pueden considerarse como repetitivas debido a que cada una de ellas define de forma diferente la materia de la invención.

   18. El documento D1 revela una mezcla física de dos compuestos, mientras que la invención solicitada se encuentra relacionada a un complejo supramolecular, el cual comprende una red tridimensional de las dos mitades farmacéuticas, átomos de sodio y agua. Los documentos del estado del arte no anticipan ni hacen evidente la materia de la invención solicitada. En consecuencia, se cumple con el requisito de nivel inventivo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   19. La Administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de informes posteriores, por lo que la falta de notificación de un informe emitido en segunda instancia (cuarto informe) no afecta de ninguna manera el debido procedimiento.

   20. Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 5 carecen de claridad y concisión por referirse a un mismo compuesto, aunque expresado de distinta manera, sin aportar ninguna materia nueva patentable.

   21. Finalmente, las reivindicaciones 6 a 8 carecen de nivel inventivo, toda vez que la demandante no ha acreditado que el compuesto que se pretende proteger presente alguna ventaja o efecto inesperado frente a lo descrito en el antecedente que se aprecia en el documento D2. El documento D1, por su parte, sugiere el efecto anhipertensivo de la solicitud de patente, dado que presentan los mismos ingredientes y la patente solicitada no tiene un efecto inesperado, careciendo por ello de nivel inventivo.

       Sentencia de Primera Instancia.

       La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

   22. Es facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente el notificar dos o más veces sus inconformidades respecto al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad. En tal sentido, la Sala del Tribunal del INDECOPI no se encontraba obligada a notificar el informe técnico emitido en segunda instancia administrativa, motivo por el cual no existe afectación al derecho al debido procedimiento de la demandante.

   23. Respecto a la alegación de Novartis AG relativa a que las reivindicaciones objetadas no pueden considerarse repetitivas, debe tomarse en cuenta lo indicado por la examinadora de patentes en el último informe técnico emitido, quien expone claramente los elementos que respaldan sus conclusiones, expresando respecto a la concisión de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud presentada por Novartis AG, que el elemento de concisión contenido en el artículo 30 de la Decisión 486 exige en las solicitudes de registro de patente la determinación más precisa del compuesto a proteger, no siendo coherente para cumplir con dicha exigencia de concisión el pretender reivindicar el mismo compuesto bajo diversas denominaciones.

   24. En cuanto al nivel inventivo debe tenerse presente que conforme fue analizado por la examinadora de patentes, el documento D1 anticipa los efectos de la combinación de los compuestos químicos esenciales, entre los que se sugiere el efecto antihipertensivo mejorado, producto de la combinación de los ingredientes activos de ambos...