PROCESO 168-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01417-2011-0-1801-JR-CA-07. Actor: CARLOS ALBERTO CASTELLI. Marca mixta: TODOMODA TIENDAS.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 1417-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 21 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 3 de diciembre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Apelante: CARLOS ALBERTO CASTELLI.

   Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI Y LIDIA ROSA ESPINOZA PONCE.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. Los señores EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI y LIDA ROSA ESPINOZA PONCE, solicitaron el 17 de marzo de 2009, el registro como marca del signo mixto TODOMODA TIENDAS, para amparar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados y sombrerería”.

   2. El 13 de julio de 2009, el señor CARLOS ALBERTO CASTELLI formuló oposición sobre la base de la marca mixta TODOMODA, registrada bajo el certificado No. 56601, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”.

   3. El 30 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 3665-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   4. El 26 de enero de 2010, el señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo.

   5. El 26 de noviembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2703-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 3665-2009/CSD-INDECOPI.

   6. El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, obrando mediante apoderado, interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra las anteriores Resoluciones.

   7. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Diez de 23 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda.

   8. El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, obrando mediante apoderado, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico (mismo tipo de letra) y fonético. Se genera confusión indirecta.

   11. Sostiene, que la palabra “Tiendas” de la marca solicitada es descriptiva del lugar de venta de los productos, lo que la convierte en un elemento irrelevante en el análisis de confundibilidad de las marcas.

   12. Agrega, que no se puede negar la protección por considerar que la palabra TODOMODA es descriptiva.

   13. Adiciona, que el grado de confundibilidad se ve acrecentado ya que existe una vinculación entre los productos que distingue la marca solicitada y los servicios que distingue la marca mixta TODOMODA. Por lo tanto, se configura la conexión competitiva, tal y como lo ha manifestado el INDECOPI en anteriores pronunciamientos.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   14. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético.

   15. Manifiesta, que los signos en conflictos identifican productos o servicios destinados a satisfacer necesidades diferentes; van dirigidos a públicos incomparables y/o se ofrecen en establecimientos distintos y por empresas con naturaleza disímil. Por lo tanto, no se configura el riesgo de conexión competitiva.

   16. Agrega, que los derechos que le otorga la marca registrada a favor del demandante, se limitan únicamente a publicidad, gestión de negocios comerciales y administración de trabajos de oficina de la Clase 35 de la Clasificación Internacional; no para los servicios de comunicación o presentación de productos para venta al por menor, promoción de venta para terceros y servicios de agrupamiento por parte de terceros de los productos para libre elección y adquisición por parte del consumidor.

       Los señores EDGAR MARCIAL PAREDES VILCAYAURI y LIDA ROSA ESPINOZA PONCE, mediante apoderado, contestaron la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   17. Indican, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético. Es posible su coexistencia en el mercado.

   18. Manifiesta, que la palabra “Tiendas” genera distintividad del signo mixto solicitado.

   19. Arguye, que la denominación TODOMODA, se encuentra conformado por palabras descriptivas y de uso común. Por lo tanto, el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella.

       3. Sentencia de primera instancia.

   20. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Diez de 23 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son confundibles entre sí y, por lo tanto, no son susceptibles de generar riesgo de confusión directo y/o indirecto ya que: “no obstante la identidad gráfica existente, (…) dada la ausencia de vinculación o conexión competitiva entre los productos y servicios que distingue, (…) un consumidor medio advierte que la marca demandante es suficientemente distintiva”.

       4. Recurso de apelación.

   21. El señor CARLOS ALBERTO CASTELLI, obrando mediante apoderado en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que sí se configura el riesgo de confusión y de conexión competitiva puesto que: “(…) dentro de los servicios de gestión de negocios comerciales y administración comercial que distingue la marca registrada, se encuentra comprendido el servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos, tales como vestidos, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)[1] de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Criterios para determinar el riesgo de confusión indirecta cuando los productos o servicios no pertenecen a la misma clase

       .

   23. Se hará la interpretación solicitada. Y de oficio se interpretará la siguiente norma: artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486[2].

       CUESTIONES EN DEBATE.

   24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte simple y compuesta.

4. Análisis de confundibilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas. La marca débil.

5. La conexión competitiva (Clases 25 y 35).

6. Autonomía de la oficina de registro de marcas.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

   25. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro como marca del signo mixto TODOMODA TIENDAS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   26. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982...