PROCESO 168-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: PLUSCAR (nominativa). Actor: sociedad MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 1857-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1857-2005.

El auto de 17 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 385-2006-SCS-CS, de 16 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad MERCK & CO. INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero Interesado: sociedad REFASA S.A.C.

b) Hechos

El 23 de agosto de 2000, la sociedad REFASA S.A.C. solicitó el registro como marca del signo PLUSCAR (nominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; suplementos nutricionales; vitaminas y demás productos de la clase 5”. El 22 de noviembre de 2000, la sociedad MERCK & CO. INC. formuló observación manifestando ser titular de la marca PROSCAR para distinguir también productos de la clase 5.

Por Resolución Nº 11046-2001/OSD-INDECOPI, de 28 de septiembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición de MERCK & CO. INC. (…) y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de REFASA S.A.C., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación PLUSCAR, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,; suplementos nutricionales y vitaminas de la clase 05 (…)”. En dicha Resolución se aclara que “la Oficina procede a excluir de oficio la frase ‘y demás productos de la clase’, quedando los productos a distinguir limitados únicamente a aquellos que se consignaron expresamente en la solicitud (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad MERCK & CO. INC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 020-2002/TPI-INDECOPI, de 9 de enero de 2002, decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 11046-2001/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto PLUSCAR (…)”. La sociedad MERCK & CO. INC, interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones mencionadas.

El 15 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, emitió providencia en la que declaró: “FUNDADA la demanda (…) interpuesta por Merck & Co Inc; en consecuencia, NULA la Resolución número 020-2002/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 11046-2001/OSD-INDECOPI que declaró infundada la observación formulada por Merck & Co Inc, contra el registro de la marca PLUSCAR solicitada por Refasa Sociedad Anónima Cerrada; ORDENARON al INDECOPI que cancele el certificado de registro de la referida marca (…)”.

Contra dicha providencia, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que: “Basta una simple comparación entre la marca de propiedad de Merck & Co., Inc. y la marca solicitada por Refasa S.A.C. (…) para establecer que vistos en su conjunto y en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor medio, son confundibles entre sí (…) las marcas PLUSCAR y PROSCAR distinguen los mismo productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la comparación entre estas marcas debe ser rigurosa”. Argumenta que: “Gráficamente son similares entre sí, puesto que: ambas comparten el mismo número de letras, siete (7) y el mismo número de sílabas, dos (2). De las siete (7) letras que las conforman, las marcas en cuestión comparten en común y en igual distribución cinco (5) (…). De las dos (2) silabas que conforman los signos en cuestión, comparten en común una de ellas (CAR). Ambas marcas presentan en común y en igual distribución de sus...