PROCESO 167-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 167-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. Expediente Interno: 161-2013-0-1801-JR-CA-16.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 161-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 161-2013-0-1801-JR-CA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. Antecedentes.

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Plásticos Nacionales S.A.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú.

      Tercero interesado: Europlast S.A.C.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 30 de julio de 2008, Europlast S.A.C., en su calidad de titular de la marca ENVASE DE PLÁSTICO (tridimensional) constituida por un envase de plástico (galonera) de cinco litros, registrada para distinguir aceites y grasas de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada.

   2. El 17 de septiembre de 2008, Europlast S.A.C. presentó una carta suscrita por Rosa Amelia Prevost, Gerente de Compras de Alicorp S.A.A., por medio de la cual, dicha empresa deja constancia que viene utilizando, desde el año 2001, el envase plástico (galonera de 5 litros) que su empresa tiene registrado a su favor ante INDECOPI bajo Certificado 42842.

   3. El 5 de diciembre de 2008, mediante Resolución 802-2008/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción, dispuso que se practique una inspección en el local de la empresa emplazada y en los locales de las empresas compradoras de envases, a fin de verificar los alcances de la acción y rechazó la solicitud de medidas cautelares.

   4. El 14 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de infracción a los derechos de Propiedad Industrial y declaró improcedente la acción por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuestas por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A.

   5. El 26 de diciembre de 2009, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró fundada la acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, así como en el que se impusieron las sanciones respectivas.

   6. El 7 de febrero de 2011, mediante Resolución 282-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI, atendiendo a la solicitud de Plásticos Nacionales S.A., suspendió el procedimiento materia de denuncia.

   7. El 28 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2434-2012/TPI-INDECOPI, se levantó la suspensión decretada, confirmándose además la Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI en cuanto declaró fundada la acción infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A. y en cuanto sancionó a esta última con una multa de 60 UIT, dejando firme los demás extremos de la apelada.

   8. El 19 de marzo de 2013, Plásticos Nacionales S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad total e ineficacia de la Resolución 2434-2012/TPI-INDECOPI.

   9. Mediante Sentencia dictada el 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda.

   10. El 11 de septiembre de 2014, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.

   11. El 21 de enero de 2015, mediante Resolución 2, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto de:

       1. ¿Qué criterios se deben considerar a fin de determinar que dos marcas tridimensionales resultan idénticas o semejantes entre sí y, por ende, concluir que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado por generar riesgo de confusión entre los consumidores?

       2. ¿El uso en el comercio de un signo tridimensional similar al registrado por un tercero para distinguir determinados productos, afecta los derechos de propiedad industrial de éste si aquél es usado para comercializar otros productos además del protegido con la marca registrada?

       3. ¿El uso en el comercio de una marca tridimensional semejante por un tercero, además de infringir derechos de propiedad industrial, puede constituir un acto de competencia desleal?

   3. Argumentos de la demanda:

   12. Plásticos Nacionales S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El envase fabricado por su parte es utilizado para diferentes productos de diversos clientes, mientras que el envase de la denunciada es de uso exclusivo para el aceite de la empresa Alicorp. La galonera fabricada por Plásticos Nacionales S.A. es un envase multiusos y se vende a una diversidad de clientes, mientras que el envase de Europlast S.A.C. tiene un solo uso (envasar aceites y grasas comestibles) y solamente la vende a Alicorp.

       – El envase registrado por Europlast S.A.C. es un envase genérico existente en el mercado en forma libre que viene siendo fabricado por las empresas Molmar S.A. desde 2000, Fraplast desde 1997 y Andean Packing S.A. desde 2001, quienes vienen fabricando dicho envase bajo la introducción de características particulares de diseño que cada una le ha implementado y que los diferencia unos de otros.

       – El envase multiusos fabricado por Plásticos Nacionales S.A. tiene un diseño de fabricación propio y una forma distinta a la registrada a favor de Europlast, pues éste tiene un color amarillo con tapa verde de un solo uso y exclusivamente para envasar el aceite que produce su cliente Alicorp. Por tanto, no causa ningún riesgo de confusión ni de asociación con el signo registrado por Europlast S.A.C.

       – Debió declararse improcedente la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial en tanto se sustentó en los mismos hechos que la denuncia por actos de competencia desleal, que fue declarada improcedente.

       – En las resoluciones cuestionadas no se ha precisado de manera clara y precisa en cuál de las infracciones del inciso a) o d) del artículo 155 de la Decisión 486 incurrió su parte, advirtiéndose una falta de debida motivación.

       – En la denuncia se solicitó la prohibición de la fabricación del envase, mientras que en las resoluciones impugnadas se ordenó la prohibición de uso del envase, lo que evidencia un pronunciamiento contradictorio.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Los argumentos sobre la falta de especificación del dispositivo legal infringido, el presunto pronunciamiento contrario a lo peticionado en la denuncia y la presunta contradicción en los fundamentos de la resolución impugnada constituyen argumentos improcedentes pues éstos no fueron formulados en el recurso de apelación. Admitir nuevos argumentos implicaría una vulneración al principio del debido proceso, en particular al de congruencia procesal. En atención a dicho principio, el Juez contencioso administrativo sólo puede pronunciarse sobre los extremos resueltos por el Tribunal Administrativo a través de su Resolución de última instancia.

       – Realizado el examen comparativo se determinó que en el caso de los productos a que se refieren los signos en cuestión, si bien se trata de productos de consumo masivo y frecuente, el consumidor prestará cierto grado de atención al momento de elegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que escogerá el aceite que requiere.

       – En el examen comparativo también se advirtió que no obstante los elementos cromáticos que presenta el signo usado por Plásticos Nacionales S.A., los envases resultan ser muy similares en su forma al presentar características idénticas en la conformación del envase como base cuadrada, relieves en forma de trapecios rectangulares, asa para sujetar los envases y boca...