PROCESO 166-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 166-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. Marca: “PUNLOD ADHESIVES” (mixta). Expediente Interno: 8560-2012-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

VISTOS:

El Oficio 8560-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico del mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 8560-2012-0-1801-JR-CA-04.

El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú.

      Tercero interesado: BTR Industries Limited.

   2. Antecedentes:

   1. El 8 de febrero de 2011, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixta), para distinguir adhesivos (pegamentos destinados a la Industria del calzado e industria en general, de la Clase 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 19 de marzo de 2011, se efectuó la publicación correspondiente en el Diario Oficial “El Peruano”.

   3. El 25 de abril de 2011, BTR Industries Limited de Reino Unido formuló oposición contra la solicitud de registro, invocando la titularidad de la marca DUNLOP (denominativa) en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 23 de agosto de 2011, verificándose que BTR Industries Limited no cumplió con acreditar ante las autoridades administrativas las facultades de representación otorgadas a su apoderado, se resolvió tener por no presentada la oposición formulada.

   5. El 20 de octubre de 2011, mediante Resolución 16779-2011/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por considerar que resultaba confundible con la marca DUNLOP (denominativa), registrada a favor de BTR Industries Limited.

   6. El 2 de noviembre de 2011, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16779-2011/DSD-INDECOPI.

   7. El 21 de noviembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución 16779-2011/DSD-INDECOPI, denegando el registro de la marca solicitada.

   8. El 10 de diciembre de 2012, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa contra lo resuelto en la Resolución 2329-2012/TPI-INDECOPI

   9. El 21 de octubre de 2014, mediante sentencia contenida en la Resolución 11, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado declaró infundada la demanda.

   10. El 3 de noviembre de 2014, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2014.

   11. El 10 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a:

       – ¿Cuáles son los criterios aplicables para determinar si los productos que distinguen los signos en conflicto están vinculados competitivamente, cuando el signo solicitado a registro pretende distinguir un producto dirigido a un sector particular de la industria, mientras que la marca registrada distingue el mismo producto pero dirigido a la industria en general, esto es, sin mencionar algún sector en específico?

   3. Argumentos de la demanda:

   12. Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo no resulta confundible con la marca DUNLOP (denominativa), dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes. Agregó que no es posible determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho de que compartan algunas letras.

       – El Tribunal del INDECOPI no analiza la especificidad de los productos que cada una de las marcas confrontadas distinguen y que aparentemente serían idénticos, debido a que la marca DUNLOP (denominativa) distingue todo un conjunto de productos destinados a diferentes sectores, mientras que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) si bien también pretenden distinguir adhesivos (pegamentos), éstos se encuentran destinados específicamente a la industria del calzado, la misma que no ha sido referida en el registro de la marca DUNLOP (denominativa).

       – Las letras, tanto del inicio como del final de cada una de las denominaciones están compuestas por consonantes diferentes (P versus D al inicio y D versus P al final, que les imprimirían un sonido distinto, negando de este modo la posibilidad de generar confusión, menos aun cuando el signo solicitado está conformado por dos palabras con un sonido propio cada una, mientras que la marca registrada está compuesta por una sola.

       – En cuanto al aspecto gráfico, la marca DUNLOP (denominativa) tiene una extensión de 6 letras, mientras que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto), una extensión de 15, e incluye en su conformación elementos figurativos adicionales no presentes en la marca registrada, estando claro que el consumidor observará el signo solicitado en toda su extensión y de conjunto, advirtiendo que éste difiere sustancialmente del único término de la marca DUNLOP (denominativa).

       – En el mercado coexisten en el registro en forma pacífica marcas que comparten algunas de sus mismas letras (e inclusive todas sus letras) tales como NAPROXFARMA (Certificado 1329939) y ROXFARMA (Certificado 38089), CONVERT (Certificado 98129) y CONVERSE (Certificado 40125); AROMA (Certificado 93693) y ARUMA (Certificado 166221), MORGAN (Certificado 39039) y MORGANA (Certificado 150796), NEVADO (Certificado 172155) y FIRULAY NEVADOR (Certificado 107348) y FALCON (Certificados 113655 y 113653).

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Es falso que Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. pretenda distinguir adhesivos destinados sólo a la industria del calzado, pues consignó expresamente en su solicitud de registro que el signo PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo distinguiría adhesivos (pegamentos) destinados a la industria del calzado e industria en general de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, aunque dicha afirmación fuera verdadera, tampoco desvirtuaría la conclusión de que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, dado que al no precisar la marca DUNLOP (denominativa) a qué industria en específico se dirige, dejaría abierta la posibilidad para que tales adhesivos se destinen también a la industria del calzado.

       – Desde el punto de vista fonético, las denominaciones PUNLOD y DUNLOP resultan semejantes entre sí y que si bien el signo solicitado incluye además la denominación ADHESIVES, ésta resultaría irrelevante a efectos del examen comparativo por resultar genérica en relación con los productos que pretende distinguir, cuyo significado es por lo demás susceptible de ser entendido por la generalidad del público consumidor dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes con su traducción al castellano. Además la denominación ADHESIVES aparece en menores dimensiones, prácticamente imperceptible, en comparación al término PUNLOD, por lo que se procedió a realizar el análisis sobre la palabra de mayor fuerza distintiva.

       – Desde el punto de vista gráfico, señala que ambas denominaciones DUNLOP y PUNLOD presentan una misma extensión en cuanto al número de letras y una similar secuencia entre ellas, advirtiéndose solo una transposición de las letras D y P en los signos.

       – Si bien el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) incluye en su conformación una imagen...