PROCESO 164-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 164-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 228, 258 y 259 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación por falta de uso de la marca MATIS (denominativa).

Actor: sociedad MARKLINE S.A.

Proceso interno Nº. 2008-00438.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 17 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00438;

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad MARKLINE S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Philippe Roger Pasquier.

   Hechos.

   1. El 6 de noviembre de 1994, la sociedad MARKLINE S.A. solicitó el registro de la marca MATIS (denominativa), el cual fue concedido mediante Resolución 4244 de 28 de febrero de 1995 para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología”.

   2. El 15 de febrero de 2007, Philippe Roger Pasquier presentó solicitud de cancelación de la marca denominativa MATIS por falta de uso.

   3. El 29 de mayo de 2007 MARKLINE S.A. contestó la acción de cancelación de la marca señalando que con todas y cada una de las pruebas documentales adjuntadas acredita que los servicios MATIS comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza son difundidos, comercializados, publicitados y ampliamente reconocidos en el mercado de Colombia, ya que las tiendas de belleza FEDCO comercializan y promocionan dichos servicios en territorio colombiano, por lo que requiere se desestime la acción de cancelación.

   4. Por Resolución 23657 de 31 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, canceló por no uso el registro de la marca MATIS (denominativa) con certificado 176160 registrada a nombre de la sociedad MARKLINE S.A.

   5. El 15 de agosto de 2007, MARKLINE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 23657. El 18 de octubre de 2007, la mencionada sociedad presentó escrito de complementación.

   6. Mediante la Resolución 19734 de 17 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 23657.

   7. MARKLINE S.A. presentó complemento al recurso de reposición subsidiario de apelación contra la Resolución Nº 23657 de 31 de julio de 2007, solicitando se revoque la resolución recurrida.

   8. Por Resolución Nº. 28718 de 11 de agosto de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por MARKLINE S.A. y confirmó la decisión contenida en la Resolución 23657.

   9. La sociedad MARKLINE S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones, requiriendo que como consecuencia de la declaración de dicha nulidad, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGAR la cancelación de la marca MATIS (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   10. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspendió el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

       Argumentos de la demanda.

       La sociedad MARKLINE S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   11. Tiene el derecho al uso exclusivo de la marca nominativa MATIS para distinguir servicios de la Clase 42.

   12. Refiere que los actos administrativos impugnados que decretaron la cancelación por no uso del registro de la marca MATIS resultan ser contrarios a Ley, no se ha realizado una valoración en conjunto del acervo probatorio aportado, el cual hace evidente el despliegue publicitario, la expansión y difusión de la marca, y demuestran el uso real, efectivo y calificado de la mencionada marca por parte del titular del signo en Colombia.

   13. Se han contravenido los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, ya que la oficina de marcas decretó la cancelación a pesar de que fueron aportadas pruebas suficientes que demuestran el uso de la marca en Colombia por un tercero autorizado.

   14. No se ha valorado la notoriedad de la marca MATIS.

   15. No se ha valorado que la interposición de la acción de cancelación de la marca tiene como finalidad concretar un acto de competencia desleal por parte del señor Philippe Roger Pasquier, dirigida a obtener la titularidad de la marca MATIS.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   16. La administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas para la cancelación del registro.

   17. La accionante no aportó los soportes probatorios necesarios para prevenir la cancelación del registro de la marca, como son facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que puedan demostrar el uso real y efectivo de la marca, basando su demostración de uso en el aporte de documentos referidos a la publicidad.

       Argumentos del tercero interesado.

       El señor PHILIPPE ROGER PASQUIER, tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando:

   18. Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 fueron debidamente aplicados por la autoridad demandada.

   19. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por cuanto dicha decisión fue el resultado de que la actora no probó haber usado la marca para distinguir en el mercado servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional.

   20. El acervo documentario aportado con la finalidad de acreditar el uso de la marca fue presentado en forma extemporánea, y sin perjuicio de ello, consta de pruebas que no están referidas a servicios, sino a la comercialización de productos por un tercero, sin que se haya acreditado que éste haya estado autorizado para dicha comercialización.

   21. No se acredita una relación directa ni indirecta entre FEDCO S.A. (sociedad a quien el demandante irroga la condición de tercero autorizado para comercializar sus productos) y la actora MARKLINE S.A.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   22. Las normas contenidas en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   23. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   24. El Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   De oficio: 224, 228, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento.

   2. De la prueba del uso de la marca.

   3. La acción de cancelación de una marca como un acto de competencia desleal y su influencia en la acción de cancelación del acto administrativo de cancelación por no uso.

   4. La cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTRPRETADAS.

   1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento.

   25. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro de la marca MATIS...