PROCESO 163-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 163-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: “2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS”.

Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY LLC.

Proceso interno 2010-00124-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1061 de 13 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00124-00;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY LLC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

   Hechos.

   1. El 22 de julio de 2004, Warner Lambert Company Llc. (en adelante, Warner) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la patente de invención para 2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS, solicitud compuesta de 15 reivindicaciones, que reivindicó prioridad sobre la base de la solicitud de patente US 60/350.877 presentada ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) el 22 de enero de 2002.

   2. Una vez publicada la solicitud de registro de patente, no fue objeto de oposiciones por parte de terceros dentro del plazo legal y fue solicitado el examen de patentabilidad el 13 de diciembre de 2006.

   3. El 18 de julio de 2008, mediante Oficio 9504, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC emitió el examen de patentabilidad sobre la invención de Warner, realizando las siguiente observaciones:

      – Existencia de términos generales (Reivindicación 1).

      – Inconsistencia referente a una reivindicación dependiente (Reivindicación 8).

      – Las reivindicaciones 10 a 15 constituían excepciones a la patentabilidad.

      El 10 de octubre de 2008, Warner presentó un nuevo pliego de 9 reivindicaciones con el fin de subsanar las mencionadas observaciones.

   4. El 26 de enero de 2009, se emitió la Resolución 1685, en la cual se concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo establecidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

   5. El 24 de febrero de 2009, Warner interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1685 de 26 de enero de 2009.

   6. El 11 de septiembre de 2009, mediante Resolución 46241, la SIC confirmó en su integridad la decisión contenida en la Resolución 1685, concluyendo lo mismo que la resolución objeto del recurso de reposición.

   7. Warner interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de las resoluciones 46241 y 1685. Demanda que fue admitida a trámite el 10 de septiembre de 2010.

   8. El 23 de octubre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      WARNER interpuso demanda en la que manifiesta que:

   9. Contrariando todos los criterios establecidos a propósito de la definición de novedad establecida en el artículo 16 de la Decisión 486, la SIC determinó que lo más conveniente para realizar el examen de este requisito era tomar los elementos reivindicados en la solicitud y buscar la manera en que éstos pudieran ‘armarse’ a partir de la estructura general revelada en D1.

   10. La SIC no demostró por qué una persona versada en la materia llegaría a los compuestos reclamados en las reivindicaciones 1 a 9 a partir de D1.

   11. La indebida aplicación realizada por la SIC de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, conlleva a la violación directa del artículo 14 de la misma normativa, ya que éste ordena otorgar patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial. La patente solicitada por Warner, contrariamente a lo manifestado por la SIC, es novedosa y cuenta con el nivel inventivo necesario para que se le garantice protección mediante el registro.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

   12. En el caso concreto, la creación titulada 2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS no supone un real adelanto en la materia, por el contrario, se deriva lógicamente de composiciones reveladas en el estado de la técnica para la fecha de presentación de la solicitud de patente. Respecto a la fecha de prioridad invocada, se comprobó la existencia del documento WO 01/55148 (D1), publicado el 2 de agosto de 2001, sobre la base del cual la SIC determinó que no se cumplía con el requisito de nivel inventivo.

   13. El documento WO 0155148 (D1) anula la novedad de las reivindicaciones 1 a 9 de la solicitud, dado que, contrariamente a lo argumentado por Warner, divulga todas las características esenciales de los compuestos reivindicados.

   14. Contrario a lo argumentado por Warner, la SIC no omitió realizar el análisis de la altura inventiva en la solicitud por no considerarla nueva. Como se indicó en el Oficio 9504, debido a la gran cantidad de compuestos comprendidos en la Reivindicación 1 de la solicitud presentada inicialmente, algunos compuestos podrían deducirse de manera evidente del estado de la técnica. Razón por la cual se evaluó el nivel inventivo partiendo de las enseñanzas del documento D1 (WO 0155148) y otros documentos mencionados por el solicitante en la descripción, entre ellos WO 9833798 y WO 0170741 (D2), que eran conocidos por el solicitante en el momento de realizar la invención solicitada a registro, de ahí que haga referencia expresa a los mismos en la descripción de la solicitud. En consecuencia, no se puede alegar desconocimiento del documento WO 0170741 (D2).

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   15. Que, los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   16. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   17. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad en general.

   2. La novedad y el estado de la técnica.

   3. Nivel inventivo y el estado de la técnica.

   4. La susceptibilidad de aplicación industrial.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. LAS PATENTES DE INVENCIÓN. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN GENERAL.

   18. En vista de que la parte demandante argumenta que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención.

   19. Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

   20. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

   21. Las invenciones...