PROCESO 163-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 163-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Asunto: Cancelación parcial por falta de uso de la marca “BROXOL” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00117

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

El Oficio 3220 del 10 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 17 de octubre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00117.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Antecedentes.

Partes en el proceso interno:

Demandante: LABORATORIOS INCOBRA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: LABORATORIOS LA SANTÉ S.A.

1. Hechos:

– El 5 de julio del 2005, Laboratorios La Santé S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos, Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por falta de uso de la marca BROXOL (denominativa), con Certificado de Registro 187539, inscrita a favor de Promociones Científicas e Industriales S.A. – PROCIN [1] para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza: sustancias y productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos.

– El 3 de octubre del 2005, la sociedad Promociones Científicas e Industriales S.A. – PROCIN contestó la solicitud de cancelación.

– Mediante Resolución 19326 del 24 de julio del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado 187539 de la marca BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”; comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación el certificado 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos: “sustancias y productos farmacéuticos”. Comprendidos en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza.

(…)

.

– El 8 de agosto del 2006, PROCIN interpuso recurso de apelación, solicitando la revocación de los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva de la Resolución 19326. Por su parte, el 14 de agosto del 2008, Laboratorios La Santé S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma resolución.

– El 29 de septiembre del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 37046, a través de la cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326, concediendo a su vez los recursos de apelación interpuestos.

– Por Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución 19326 del 24 de julio del 2006 proferida por la Jefe de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO

Modificar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: productos veterinarios

.

ARTÍCULO TERCERO

Modificar el artículo tercero de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará así:

Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 187539 que corresponde a la marca denominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos

.

– Laboratorios Incobra S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, postulando como pretensiones: i) la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008; ii) la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución 37046 del 29 de septiembre del 2008, en el extremo que resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326; iii) la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 19326; y como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, iv) se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar una resolución mediante la cual se adopten las medias que sean necesarias para el cumplimiento del fallo, especialmente de los relacionado con la vigencia de las resoluciones citadas.

2. Argumentos de la demanda:

8. La demandante Laboratorios Incobra S.A. manifestó lo siguiente:

   – La marca BROXOL (denominativa) ha sido usada en Colombia sin solución de continuidad desde septiembre de 1995. La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error al decidir cancelarla parcialmente, en el sentido de excluir ciertos productos veterinarios, omitiendo así la aplicación de todos los presupuestos para la cancelación establecida en el artículo 165 de la Decisión 486, que implica una total inobservancia de su tercer párrafo, en el cual se establece una limitación para decretar tal cancelación.

   – La Administración también ha infringido el primer párrafo del artículo 165, por cuanto decidió cancelar parcialmente el registro de la marca BROXOL (denominativa) a pesar que Laboratorios La Santé S.A. había solicitado la cancelación total de la misma, es decir, actuó de manera oficiosa y no a petición de parte como lo dispone la norma transgredida.

3. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

9. Laboratorios La Santé S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente: Las pruebas aportadas por la demandante no demuestran el uso eficaz de la marca BROXOL (denominativa), tal como lo ordena el artículo 166 de la Decisión 486.

10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

    – Si bien PROCIN da respuesta a la solicitud de cancelación por no uso formulada por Laboratorios La Santé S.A., en la misma no anexa las pruebas pertinentes para acreditar el uso de la marca en la forma como establece la Decisión Andina respecto a “todos” los productos que amparaba. Por lo cual, corresponde la cancelación parcial de la cobertura.

    – Las resoluciones acusadas se ajustan plenamente a la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente, por lo tanto, los actos expedidos no deben ser declarados nulos.

    2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

11. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 165[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 166[3] y 167[4] de la Decisión 486.

    3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento.

2. Cancelación parcial de un registro.

   4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE:

1. Cancelación de un registro de...