PROCESO 162-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 162-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 34 y 46 de la misma Decisión.

Patente de invención: PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL PARA LA CONTRACEPCIÓN.

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Proceso interno: 00818-2011-0-1801-JR-CA-03.

Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 00818-2011-0-1801-JR-CA-03;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (antes, SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT)

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Hechos.

   1. El 20 de abril de 2005, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft solicitó el registro de la patente de invención para PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL PARA LA CONTRACEPCIÓN.

   2. El 25 de mayo de 2006, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la citada solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones a dicha solicitud dentro del plazo legal.

   3. El 14 de enero de 2009, se emitió el Informe Técnico SRM 01-2009, en el cual se concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 y 2 definen un uso, el cual no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

      – El título del invento debía ser cambiado a PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENEO NATURAL.

      El 3 de junio de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft presentó un nuevo pliego reivindicatorio con el fin de subsanar las observaciones del Informe Técnico SRM 01-2009 y cambió del título del invento por PREPARADO POLIFÁSICO A BASE DE UN ESTRÓGENO NATURAL.

   4. El 14 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico SRM 01-2009/A, en el cual se concluyó que:

      – La reivindicación 1 no cumple con el requisito del nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486

   5. El 23 de septiembre de 2009, mediante Resolución 1272-2009/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la solicitud de registro de patente de invención.

   6. El 22 de octubre de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1272-2009/DIN-INDECOPI.

   7. El 12 de octubre de 2010, se emitió el Informe Técnico PR 27-10, en el cual se concluyó que:

      – La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486.

   8. El 5 de noviembre de 2010, mediante Resolución 2504-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1272-2009/DIN-INDECOPI.

   9. El 15 de febrero de 2011, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 2504-2010/TPI-INDECOPI.

   10. El 14 de agosto de 2014, el Tercer Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   11. El 27 de agosto de 2014, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 14 de agosto de 2014.

   12. El 5 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

   13. BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda en la que manifestó que:

   14. El INDECOPI incumplió con el deber de notificar el Informe Técnico SRM 01-2009/A y el Informe Técnico PR 27-10, elaborados de oficio por dicha entidad, impidiendo de esta manera que Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft presente sus descargos y absuelva las erradas conclusiones que en ellas se recogen. Lo expuesto pone en evidencia una vulneración del derecho de defensa y, por consiguiente, del debido procedimiento, toda vez que las mismas sirvieron de sustento para las decisiones adoptadas en sede administrativa.

   15. El solicitante de una patente tiene el derecho de presentar absoluciones e inclusive modificaciones en cualquier momento del trámite según el artículo 34 de la Decisión 486. El INDECOPI interpreta esta norma equivocadamente, toda vez que entiende el término ‘trámite’ como la etapa comprendida desde la presentación de la solicitud de patente hasta la emisión del primer informe técnico, cuando el trámite del procedimiento se agota con la resolución que le pone fin, sea en primera o en segunda instancia. En consecuencia, mientras el procedimiento está en marcha, el ‘trámite’ continúa y todos los derechos de los administrados se encuentran vigentes, inclusive el derecho de modificar la patente de invención ‘en cualquier momento del trámite’.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   16. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   17. En virtud de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se obtiene como regla general que la autoridad administrativa notificará por una sola vez la inconformidad con la patente. Por excepción, siempre que así lo considere dicha autoridad, podrá notificarse al administrado una inconformidad por segunda vez y otras oportunidades sucesivas. No obstante ello, en algún momento las inconformidades tendrán que originar una resolución final.

   18. Es potestad de la administración de notificar las subsiguientes observaciones que estén o no sustentadas en opiniones de los expertos en la materia. De no ser así, un procedimiento complejo, como lo es el de registro de patentes, que por su naturaleza requiere la opinión de expertos, se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por parte del solicitante.

   19. La posición de la demandante sugiere que el procedimiento de patente deba continuar abierto hasta que, luego de innumerables e indefinidos replanteamientos de la patente, está sea concedida sin posibilidad de que se deniegue. Lo cual generaría un círculo interminable de sucesivas notificaciones de informes y escritos de subsanación que harán que el procedimiento administrativo pierda la simplicidad y celeridad que le deben caracterizar.

       Sentencia de Primera Instancia.

   20. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

   21. A fin de evaluar la necesidad de notificación del Informe Técnico SRM 01-2009/A, se adoptó la premisa postulada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial recaída sobre el Proceso 238-IP-2013. Atendiendo a ello, se observa que el acotado informe técnico reproduce la misma conclusión del Informe Técnico SRM 01-2009, por lo que no existía la obligación de notificar dicho informe.

   22. Respecto a la notificación del Informe Técnico PR 27-10, no correspondía su notificación en aplicación de la regla contenida en la precitada interpretación prejudicial, pues guarda una similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico SRM 01-2009/A, sin que incluya nuevos o diversos elementos de controversia técnica.

   23. En cuanto al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, si bien la demandante ha postulado que en el estado de la técnica no existía ningún tipo de elemento que asegure un efecto conjunto de la inhibición ovárica aceptable y el control aceptable del ciclo, ello no desvirtúa que dicho conocimiento no pueda ser derivable de los conocimientos contenidos en el estado de la técnica recogidos en D1 y D2.

   24. Finalmente, aun cuando la solución arribada por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft pueda tratarse como una mejora al estado de la técnica, no obstante ello, al no ser ésta sustancial, es decir, que contenga un efecto sorprendente, carece del nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486.

       Argumentos del...