PROCESO 162-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1483
• Número de registro: 162-IP-2006
• Fecha de publicación: 29 Marzo 2007
• Sección: Procesos
• Año: 2007

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PROCESO 162-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 114, 144 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2003-0417. Actor: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD. Marca denominativa: “FRASER’S”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

B. datos RELEVANTES.

1 Hechos:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD.,solicitó el 10 de abril de 1989, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo FRASER´S para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92300797.

2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, concedió el registro del signo denominativo FRASER´S.

c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, declaró la caducidad del título correspondiente al registro de la marca FRASER´S, por no haberse acreditado el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de la entrega del título.

4. Contra el anterior acto administrativo la sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 006180, de 28 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, y concedió el recurso de apelación.

4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 11654, de 29 de abril de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002.

4. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD.,ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD. sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

1. El derecho a que se expida el certificado de registro no está supeditado al cobro de sumas adicionales; mucho menos es legal que se declare la caducidad por falta de pago oportuno de las mismas. No existe norma comunitaria alguna que así lo contemple. Por lo tanto, se contravino lo dispuesto en los artículos 96 y 102 de la Decisión 344.

2. Se violó el artículo 114 de la Decisión 344, ya que en dicha norma sólo se previó la caducidad por falta de renovación y no por falta de pago de derechos para retirar el título de registro de una marca.

3. Igualmente se violó el artículo 144, ya que el Gobierno, so pretexto de reglamentar parcialmente la Decisión 344, expidió el Decreto 117 de 1994, en cuyo artículo 25 supeditó el derecho de uso de la marca a un pago no autorizado por las normas comunitarias.

4. No se puede desconocer, que existe un derecho reconocido a un particular, cual es el registro del signo como marca FRASER´S concedido mediante la Resolución No. 50908 de 28 de diciembre de 1994.

3. La contestación a la demanda.

a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

• La Decisión 486 se debe aplicar al caso bajo estudio, ya que dicha normativa se encontraba vigente al momento de proferirse las resoluciones acusadas e interponerse los recursos contra ellas. También se encontraba vigente el Decreto 2591, de 13 de diciembre de 2000, que en su artículo 25, estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo.

• El artículo 174, inciso 2, de la Decisión 486 dispone textualmente lo siguiente: “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro”.

• De conformidad con las normas anteriormente mencionadas, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades para declarar la caducidad de los títulos marcarios por falta de acreditación de sus pagos dentro del plazo en que era oportuno hacerlo.

• A pesar que el solicitante efectuó el pago de la tasa correspondiente para el registro del título, lo hizo de manera extemporánea, es decir el 20 de abril de 1999, siendo que el plazo venció el 3 de mayo de 1995.

• La Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2591 de 2000, concordante con el Decreto 117 de 1994. Además, la caducidad como pérdida del derecho al registro marcario, tiene su fuente tanto en la Decisión 486, como en el Decreto 2591 de 2000.

II. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 114, 144 y la Disposición Transitoria Primera de Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se generó el derecho del pago de las tasas, es decir, al momento en que quedó ejecutoriada la Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, mediante la cual se concedió el registro del signo denominativo FRASER’S.

No se interpretarán los artículos 96, 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que no son pertinentes en relación con el caso en concreto.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISION 344

(…)

Artículo 114

“El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…)

Artículo 144

“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

(…)

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial...