PROCESO 162-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 162-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00225. Actor: CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Marca: “MICHEL” (Mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: CONFECCIONES ANTONELLA S.A.

   Demandada: NACION COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

   B. DATOS Relevantes.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 6 de diciembre de 1991 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto “MICHEL” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92-351894. El signo solicitado es el siguiente:

      2. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MARKS & SPENCER PLC. presentó observaciones al registro del signo mixto “MICHEL”, con base en las siguientes marcas mixtas:

         • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

         c. La sociedad COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER, presentó observaciones al registro del signo mixto “MICHEL”, con base en la marca denominativa “MICHELANGELO” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 1158 de 23 de enero de 1997, declaró fundadas las observaciones presentadas y negó el registro del signo mixto “MICHEL”.

      5. Contra ese acto administrativo la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      6. La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución N° 01536 de 30 de enero de 1998, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 33498 de 19 de octubre de 2001 revocó la Resolución N° 1158 de 23 de enero de 1997 y concedió el registro de la marca “MICHEL” (mixta).

      8. La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. es prioritaria solicitante del registro como marca del signo denominativo “MISHELLA”, para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que la solicitó el 17 de octubre de 1990.

      9. La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. es titular del registro de la marca denominativa “MISHELLA”, para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución N° 33498 de 19 de octubre de 2001, con base en los siguientes planteamientos:

      1. La Resolución demandada violó, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto “MICHEL” no es suficientemente distintivo para distinguir productos de la clase 25 porque es confundible con el signo denominativo “MISHELLA”.

      2. Viola también el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto “MICHEL” reproduce en su totalidad el signo mixto “MISHELLA”, que previamente fue solicitado que se registrara como marca.

      c. Para el signo “MISHELLA”, clase 24, se presentó la solicitud de registro como marca el 17 de octubre de 1990, mientras que para el signo mixto “MICHEL” el 6 de diciembre de 1991. Por lo tanto, se violan los derechos de la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., solicitante prioritario, sobre todo, si se tiene en cuenta que el registro del signo “MISHELLA”, clase 24, erróneamente se negó por la existencia, aunque con fecha de solicitud posterior, de la solicitud de registro del signo mixto “MICHEL”.

      d. Los dos signos corresponden a nombres en idioma italiano que significan lo mismo, por lo que se presenta evidente confusión en el campo conceptual. Además, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la similitud conceptual prima sobre la comparación fonética.

      e. Viola también el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la Superintendencia no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas.

   3. La contestaciOn a la demanda.

      1. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

         • El trámite administrativo correspondiente a la solicitud del registro del signo mixto “MICHEL” se adelantó de conformidad con la normativa sobre la materia, y sujetándose estrictamente a lo establecido en las normas comunitarias.

         • La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. no presentó observaciones dentro del término legal oportuno contra la solicitud de registro del signo “MICHEL”, ni presentó los recursos procedentes dentro del trámite administrativo.

         • Al hacer el examen respectivo no se encontró que el signo “MICHEL” estuviera incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad.

         • En cuanto a la prioridad de la solicitud de la marca denominativa “MISHELLA”, alegada por la demandante, es conveniente señalar que si bien ésta solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “MISHELLA” dentro del expediente N° 92330614, el mismo fue negado mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad hasta tanto no sean suspendidas o anuladas por el Consejo de Estado.

         • Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante no tiene derechos exclusivos sobre el registro de la marca “MISHELLA”, ya que el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere con el registro.

      2. La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. que según el informe del juez consultante es la única tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134, 136, literal a), y 278 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca mixta “MICHEL” fue presentada el 6 de diciembre de 1991, fecha en la cual dicha disposición se encontraba vigente. Lo anterior sin perjuicio de que la Resolución objeto de la controversia se hubiera expedido en vigencia de la Decisión 486.

   Se interpretará igualmente la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 85

   Artículo 56

   Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   Artículo 58

   “No podrán ser objeto de registro como marcas:

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

   Decisión 486

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se...