PROCESO 161-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 161-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del literal b) y último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03075-2012-0-1801-JR-CA-08. Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca figurativa.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 3075-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 03075-2012-0-1801-JR-CA-08.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 17 de febrero de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC. (Estado Unidos de América), solicitó el registro como marca del signo constituido por la figura que se observa a folio 113 del expediente[1] (se reivindica colores),[2] para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores”.

      [pic]

   2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 15 de abril de 2010 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición señalando que el signo solicitado carece de capacidad distintiva y fuerza para indicar un origen empresarial determinado.

   3. El 7 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0044-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

   4. El 20 de enero de 2011, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 09 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0412-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada que otorgó el registro solicitado.

   6. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciocho de 21 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda.

   8. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      a. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas de fábrica ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca; esta posición ha sido reiterada por el INDECOPI en sendos pronunciamientos (debe aplicarse aquel aforismo jurídico que reza “donde existe la misma razón debe existir el mismo derecho”).

   11. Adiciona, que el signo registrado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Por lo tanto, debe quedar constancia de que se trata de un signo figurativo, cuya delineación de trazos simples que generan sucesivos círculos uno dentro de otro, no permiten identificar detalles particulares que lo conviertan en una figura inusual, peculiar o caprichosa; y, mucho menos, asimilarlo con un origen empresarial determinado.

   12. Agrega, que los signos que la solicitante ha logrado registrar utilizando la figura del círculo obedece al hecho de haber empleado la expresión LUCKY STRIKE en su conformación, ya que el círculo por si sólo resulta básico, simple y banal.

   13. Señala, que no está llamado a prosperar el argumento de que el signo solicitado constituye una modernización de la marca mixta LUCKY STRIKE, ya que en ninguna parte del signo solicitado se hace referencia a dicha expresión.

   14. Argumenta, que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado. Por lo tanto, estamos en presencia de un monopolio.

   15. Sostiene, que el examen marcario que realiza la Autoridad Nacional es autónomo e independiente. Por lo tanto, mal haría en considerarse como causal de registrabilidad que el signo solicitado ha sido otorgado en otros países.

       b. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI

   16. Señala, que no existe una prohibición legal que mande que los signos “simples” no son registrables. Por lo tanto, de la impresión en conjunto de los elementos que conforman el signo solicitado,[3] se concluyó que los mismos dotan al signo de la suficiente fuerza distintiva y de la capacidad de indicar un origen empresarial determinado.

   17. Agrega, que el signo solicitado posee además en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, de cuya fusión, se logra una unidad marcaria dotada de la virtud de individualizar productos en el mercado.

   18. Adiciona, que el uso del signo solicitado y ahora registrado, no es de “uso común” en las marcas registradas para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   19. Concluye, que los pronunciamientos citados por la demandante se refieren a casos distintos al presente, y en todo caso los pronunciamientos que emite la autoridad administrativa son autónomos de los que haya emitido la propia oficina en otros casos.

       Por parte de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC.

   20. Como se corrobora a folio 82 del expediente, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. 02 de 06 de agosto de 2013, declaró en REBELDÍA a la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACO (BRANDS) INC., por no contestar la demanda y, ordenó continuar con el trámite del proceso.

       c. Sentencia de primera instancia.

   21. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciocho de 21 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que:

       (…)

       Son registrables los signos conformados por figuras geométricas básicas, acompañados de elementos particulares y novedosos que le otorguen la suficiente distintividad para identificar un origen empresarial determinado, tal como lo exige la normativa de marcas. Elementos que al encontrarse presentes en el signo solicitado a registro en el procedimiento administrativo sub Litis, determinan que...