PROCESO 161-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 161-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FLUDARINA (denominativa). Actor: Sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG. Proceso interno 2009-00545.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 17 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00545.

El auto de 20 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Biotoscana Farma S.A.

Hechos.

* El 23 de julio de 2008, la sociedad Biotoscana Farma S.A., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo "FLUDARINA" (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 596 de 30 de septiembre de 2008.

* El 13 de noviembre de 2008, la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG presentó oposición a la solicitud, indicando que el signo solicitado resulta confundible con la marca "FLUDARA" de la cual es titular para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución 3832 de 30 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG y concedió el registro de la marca "FLUDARINA" (denominativa), solicitada por la sociedad Biotoscana Farma S.A.

* El 2 de marzo de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

* El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 15282 de 30 de marzo de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución 3832, y concedió el recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 22638 de 30 de abril de 2009, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros extremos, confirmó la decisión contenida en la Resolución 3832.

* Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación.

* La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 28 de enero de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda.

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG, presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

* Se ha dejado de aplicar la causal de irregistrabilidad de la marca contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues se ha producido una apreciación incorrecta del signo "FLUDARINA" (denominativo) frente a la marca "FLUDARA" (denominativa) previamente registrada para la misma clase de productos, signos que presentarían un alto riesgo de confusión.

* Precisó, que de la comparación visual de los signos, resaltan como aspectos: (i) la primera sílaba de ambas marcas está integrada por el mismo conjunto de letras: F-L-U; (ii) La segunda sílaba de ambas marcas está integrada por el mismo conjunto de letras: D-A; (iii) Tienen casi la misma extensión, la previamente registrada tiene 7 letras y la recientemente concedida tiene 9, de las cuales 7 son comunes.

* Además, la similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de 7 letras entre ambos signos. Agregó que la raíz "FLUDAR" de la marca "FLUDARA" se encuentra en su totalidad en la expresión "FLUDARINA".

* Asimismo, agregó que las marcas presentan similitud fonética.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* La marca "FLUDARINA" además de sus elementos denominativos, está compuesta por los partes "RINA" que la caracterizan; en ese sentido observadas las marcas en controversia, se observa que ambas están conformadas por elementos gráficos que tienen la suficiente fuerza distintiva para los efectos de entregarle al consumidor, los productos que cada uno de ellos en específico ofrece y distingue.

* Las diferencias ortográficas entre las marcas en controversia, permiten inferir que éstas no son similares o semejantes entre sí, así como que puedan generar confusión entre los consumidores.

* Asimismo, existirían diferencias en cuanto a lo pronunciación, pues el consumidor no percibe únicamente la parte "FLUDA" por el contrario escucha y hace referencia a todo el contexto de la marca, como con "FLUDARA" y "FLUDARINA", de donde se infiere una diferencia auditiva.

* Precisa que la similitud entre los signos distinguidos no es suficiente para negar el registro de una marca.

* No se han violado los artículos 134 y 136 de la Decisión 486.

Tercero interesado.

* Si bien, en el Oficio 3282 el Consejo de Estado manifiesta que remitió la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, sin embargo, dicha contestación no obra en el expediente remitido a este Tribunal.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 134 únicamente en su literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No siendo pertinente en este caso la interpretación del artículo 135 literal a) de la misma Decisión.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación.

Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

* Comparación entre signos denominativos.

* Marcas farmacéuticas.

* Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos farmacéuticos.

* Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para...