PROCESO 161-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 161-IP-2005

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: TENNIS S.A. Marca: “NN DOROTENNIS” mixta. Proceso interno N°2002-00159.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de octubre del año 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante TENNIS S.A., siendo demandada la Nación Colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en esta causa a la sociedad DOROTENNIS S.A.

   1.2. Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TENNIS S.A., solicita se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 016878, de 24 de mayo de 2001, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la demanda de observación presentada por la sociedad TENNIS S.A. y concedió el registro del signo “NN DOROTENNIS” (mixta), como marca que distinga productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DOROTENNIS S.A.

   - Nº 26190, de 17 de agosto de 2001, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y,

   - Nº 37536, de 20 de noviembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 016878, de 24 de mayo de 2001.

   Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene negar el registro correspondiente a la marca solicitada.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - En el año 1995, la sociedad DOROTENNIS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro como marca del signo “NN DOROTENNIS”, destinado a distinguir productos de la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El 2 de febrero de 1996, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 427.

   - La sociedad TENNIS S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento en las marcas TENNIS y TENNIS KIDS, destinadas a amparar productos de las clases 24 y 25.[2]

   - El 24 de mayo del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 016878, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para el signo “NN DOROTENNIS” (mixta), a favor de la sociedad DOROTENNIS S.A.

   - La sociedad TENNIS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.

   - El 17 de agosto del 2001 fue resuelto el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 26190, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

   - El 20 de noviembre de 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 37536 que confirmó la Resolución 016878, en todas sus partes.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad TENNIS S.A. manifiesta que la sociedad DOROTENNIS S.A. solicitó el registro de la marca “NN DOROTENISS” (mixta) para identificar productos de la clase 25 Internacional de Niza, la misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427, de 2 de febrero de 1996, a la cual ella formuló observación por considerar que las marcas de su propiedad “TENNIS” (nominativa) y “TENNIS KIDS” (mixta), que amparan productos de las clases 24 y 25, son semejantes a la marca solicitada.

   Alude, así mismo, que mediante la Resolución Nº 016878, de 24 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones y concedió el registro de la denominación solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 26190, de 17 de agosto de 2001 y 37536, de 20 de noviembre de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial.

   Expresa que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 “(…) por falta de aplicación, por cuanto la marca DOROTENNIS (sic), solicitada por la sociedad NN DOROTENNIS S.A. (sic) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.”.

   Afirma que “debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad TENNIS S.A., podemos concluir que la marca NN DOROTENNIS, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.”.

   Refiere la violación al artículo 136, literal a) de la misma Decisión, ya que “la marca solicitada reproduce, en su totalidad, el signo TENNIS, de propiedad de mi mandante para distinguir productos de las clases 24 y 25 de la clasificación internacional.”.

   Argumenta además que “(…) la marca solicitada para registro se compone de una expresión de fantasía “DORO”, y la partícula TENNIS, que tiene un significado conceptual claro y preciso. Por esta razón, es la partícula TENNIS, la que penetrará con mayor fuerza dentro de la mente del consumidor, generando el riesgo de la confusión que la legislación pretende evitar.”.

   Asevera que fue vulnerado el artículo 278 de la Decisión 486 “(…) en concordancia con el artículo 5 del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas.”.

   Señala al respecto que “tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486 y que en el presente caso le asisten a la sociedad TENNIS S.A.”

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

   Refiere las disposiciones relativas a los requisitos que debe cumplir una marca, precisando antecedentes jurisprudenciales sentados por este...