PROCESO 160-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 160-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literal b y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00224. Actor: FRANCHISE CONSULTANTS INC. Marca mixta: MISTER WOK.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 3283 de fecha 16 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de octubre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2010-00224.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de noviembre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: FRANCHISE CONSULTANTS INC.

   Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercer interesado: SEÑORA WILMA MERA.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La señora WILMA MERA solicitó el 1 de abril de 2009 el registro como marca del signo mixto MISTER WOK, para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas para el consumo; servicios prestados por restaurantes; restaurantes de comidas rápidas, autoservicios, comercialización de toda clase de alimentos procesados y no procesados”.

   2. La sociedad FRANCHISE CONSULTANTS INC., formuló oposición sobre la base de la falta de distintividad del signo mixto solicitado, señalando que es titular de la marcas mixtas y denominativas WOK, registradas en Colombia bajo los certificados Nos. 391275 (clase 29), 391276 (clase 30), 391277 (clase 32) y 353666 (clase 42.7).

      La clase 29 ampara los siguientes productos: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

      La clase 30 ampara los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

      La clase 32 ampara los siguientes productos: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

      La clase 42.7 ampara los siguientes servicios: “restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase.”

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 55924 de 29 de octubre de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   4. La sociedad FRANCHISE CONSULTANTS INC., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 62428 de 30 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 06920 de 10 de febrero de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   8. La sociedad FRANCHISE CONSULTANTS INC., presentó demanda de nulidad contra la Resoluciones Nos. 55924 de 29 de octubre de 2009, 62428 de 30 de noviembre de 2009 y 06920 de 10 de febrero de 2010, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que el signo mixto MISTER WOK carece de distintividad extrínseca, dada la previa existencia de las marcas mixtas y denominativas WOK, las cuales gozan de presencia y difusión en el mercado relevante.

   11. Sostiene, que no es posible configurar la coexistencia de marcas debido al evidente riesgo de confusión o de asociación que presentan los signos en conflicto. Son confundibles en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético. Por lo tanto, la autoridad nacional yerra al realizar el cotejo de marcas (examinar el conjunto de los signos).

   12. Adiciona, que en los signos en conflicto la palabra WOK es relevante. Por otro lado, partiendo de que el elemento gráfico de la marca WOK (una estrella de color rojo) no es evocativo, no se puede afirmar que éste sea determinante frente al reconocimiento que el público consumidor realice.

   13. Expresa, que la marca WOK es evocativa.

   14. Agrega, que los signos en conflicto están destinados a identificar el mismo tipo de productos o servicios. Adicionalmente, la marca MISTER WOK no los comercializa a través de canales de distribución diferentes, y mucho menos tiene un público consumidor con características disímiles.

   15. Arguye, que la marca WOK no es débil. Resalta que en una Sentencia el Consejo de Estado de la República de Colombia manifestó que dicho término no es explicativo. Se debe cumplir con la mencionada sentencia.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   16. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

       – Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

       – Expresa, que los signos en conflicto no distinguen los mismos productos o servicios.

   17. Por parte del Tercero Interesado.

       – Señala, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético. Efectuado el examen del cotejo de marcas, se evidencia que el signo MISTER WOK debe analizarse en conjunto y de manera sucesiva.

       – Manifiesta, que el signo WOK designa un utensilio de cocina, siendo así una marca débil porque se trata de un signo de uso común y descriptivo para la preparación de comida asiática. Por lo tanto, por sí sola no es registrable; requiere de otros elementos de fantasía.

       – Arguye, que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto son diferentes.

       – Indica, que el hecho de que exista un pronunciamiento del Consejo de Estado de la República de Colombia a favor del titular de la marca WOK, no es un argumento para configurar su monopolio.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

   19. Se hará la interpretación solicitada. Se restringirá la interpretación del artículo 135 a su literal b), y la del 136 a su literal a). De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a, b y g, de la misma Decisión.

   20. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

6. Consideraciones.

21. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

    1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

    2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o...