PROCESO 160-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 35 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 2, 4, 5, último párrafo del artículo 52, 54, 55, 57 de la misma normativa, así como, el artículo 238 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 486-2006. Actor: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. Modelo de utilidad denominado: “Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de enero de 2008.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

   Tercero interesado: RITA VELLENA SARMIENTO

2. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La señora RITA VILLENA SARMIENTO es titular del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”, concedida en Perú bajo el título 000104.

      2. La señora RITA VILLENA SARMIENTO, el 13 de julio de 1999 interpuso acción de infracción de derechos de propiedad industrial contra las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. En el escrito de denuncia sostuvo que las sociedades denunciadas comercializan en el mercado peruano un cepillo dental de marca MY FIRST COLGATE, cuyas características son similares a las de su modelo de utilidad.

      3. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante Resolución No. 578-2000/OIN-INDECOPI declaró infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

      4. La señora RITA VILLENA SARMIENTO, el 3 de octubre de 2000 presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El 23 de noviembre de 2000, la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERU S.A. solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad.

      6. El 6 de diciembre de 2000, la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., solicitó la suspensión de procedimiento de infracción hasta que se resuelva sobre la nulidad de la patente de modelo de utilidad.

      7. El Tribunal de Defensa de la Competencia, mediante resolución No. 915-2001/TPI-INDECOPI resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 578-2000/OIN-INDECOPI y, en consecuencia, declarando fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

      8. Las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, interpusieron demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra el anterior acto administrativo.

      9. El Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante Resolución No. 0509-2003/TPI-INDECOPI del 3 de junio de 2003, confirmó la Resolución No. 149-2003/OIN-INDECOPI y, en consecuencia declaró nulo el registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”.

      10. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2005, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución No. 915-2001/TPI-INDECOPI.

      11. Tanto el INDECOPI como la señora RITA VILLENA SARMIENTO, interpusieron recurso de apelación contra la anterior providencia.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      la demanda se soportó en los siguientes planteamientos:

      1. El cepillo “MY FIRST COLGATE” no es similar al cepillo registrado como modelo de utilidad por la señora RITA VILLENA SARMIENTO y, en consecuencia, nos e han infringido sus derechos. En relación con las reivindicaciones del modelo de utilidad las diferencia se presentan en los siguiente:

         ▪ Según la reivindicación 1, el cepillo de la denunciante es del tipo de los que tienen una porción de cerdas coloreadas para indicar dónde va el dentífrico y, por lo tanto, al ser esto de uso común no es de propiedad exclusiva de la mencionada denunciante.

         ▪ El cepillo MY FIRST COLGATE presenta sus cerdas coloreadas en el tercio inferior, mientras que el cepillo de la denunciante las presenta en el tercio medio superior.

         ▪ El cepillo MY FIRST COLGATE no presenta cavidad en el dorso de su cabeza ni flechas transversales dentro de ella, como si lo presenta el cepillo de la denunciante.

      2. En relación con la memoria descriptiva de los dibujos del modelo de utilidad, se tienen las siguientes diferencias:

         ▪ La cabeza del cepillo de la denunciante es de forma rectangular, mientras que la del cepillo MY FIRST COLGATE es de forma hexagonal irregular.

         ▪ La cabeza del cepillo de la denunciante presenta 19 de grupos de cerdas, mientras que la del cepillo MY FIRST COLGATE 25.

         ▪ El cepillo de la denunciante presenta tres filas verticales de grupos de cerdas salvo en su extremo superior e inferior donde sólo existen dos grupos de cerdas en cada uno. El cepillo MY FIRST COLGATE presenta 4 filas verticales que es sus extremos superior e inferior se van convirtiendo en tres, luego en dos, y finalmente en un grupo de cerdas.

         ▪ El conjunto de las cerdas del cepillo MY FIRST COLGATE conforman un hexágono, mientras el de la denunciante es de forma rectangular.

         ▪ El cepillo MY FIRST COLGATE presenta nueve filas horizontales, mientras que el de la denunciante presenta siete.

      3. El Tribunal del INDECOPI no tuvo en cuenta lo siguiente:

         ▪ El modelo de utilidad sólo se concede a una nueva forma que otorga una ventaja técnica, y no a la ventaja técnica en abstracto.

         ▪ Que el modelo de utilidad está limitado por sus reivindicaciones, en las cuales debe señalarse cuál es la nueva forma que otorga la ventaja técnica.

         ▪ Que los modelos en conflicto tienen formas completamente diferentes, de conformidad con el informe No. 011-1999/OIN del examinador de patentes de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

      4. El Tribunal del INDECOPI debió suspender el procedimiento de infracción hasta que se decidiera el proceso de nulidad contra el acto administrativo que concedió el modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”

   3. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del INDECOPI

         • Mediante el Modelo de Utilidad no se protege la impresión visual del modelo, sino la innovación utilitaria introducida en el objeto mediante un cambio de elementos, estructura o disposición. Lo anterior es muy diferente a la protección que se otorga por el Diseño industrial donde sí se protege la imagen o impresión visual del diseño.

         De conformidad con lo anterior, en relación con el modelo de utilidad es irrelevante la pregunta ¿se parece o no se parece?

         • Para determinar la protección de un modelo de utilidad se debe hacer las siguientes preguntas:

         o ¿La innovación utilitaria es la misma en cada caso?

         o El cambio de conformación, diseño disposición de elementos ¿es sustancialmente equivalente en cada caso? Lo importante no es cómo se vea el objeto, sino la forma en que el cambió actúa para agregar al ventaja técnica al producto.

         • En el caso concreto lo novedoso del producto patentado es la franja transversal de color demarcada en las cerdas, cuya utilidad práctica es que el usuario pueda colocar la cantidad exacta de pasta dental.

         • El cepillo MY FIRST COLGATE contiene la misma innovación utilitaria, independiente de que tenga más o menos cerdas.

         • El Tribunal del INDECOPI no tiene la obligación de suspender el procedimiento si no lo considera necesario.

      2. Por parte de la tercera interesada.

         • No es cierto que las demandantes hubieran solicitado el modelo de utilidad con anterioridad en la Oficina Competente de Estados Unidos, ya que en 1996 éstas cancelaron las reivindicaciones solicitadas en 1992 y solicitaron que se tomaran como nuevas reivindicaciones las presentadas en documento del 10 de junio de 1996.

         • Los dos modelos comparen la misma innovación utilitaria, ya que las dos tiene definida la zona para la aplicación del dentífrico.

         • Si bien existen muchos cepillos con cerdas coloreadas, se debe tener en cuenta que los mismos a fines estéticos carentes de utilidad, salvo en el caso del cepillo timer en el cual las cerdas cambian de color conforme al uso de mismo.

         • El examen de modelo de utilidad no se basa en la apariencia externa, ya que de ser así la figura sería la del Diseño Industrial.

         • El informe del perito no es vinculante.

   4. Sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

      Mediante sentencia de 18 de noviembre de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del...