PROCESO 160-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente interno N° 9510 - ML. Actor: OTECEL S.A. Marca denominativa: “SERVICONTROL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: OTECEL S.A.

   Demandados: Presidente del Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI), comité DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.

   Tercero interesado: CONECEL S.A.

   B. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. OTECEL S.A. solicitó el 30 de junio de 1999 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo “SERVICONTROL” para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El 19 de octubre de 1999 la sociedad CONECEL S.A. presentó observaciones al registro del signo denominativo “SERVICONTROL”, con base en las siguientes marcas:

         • Marca denominativa “PORTACONTROL” para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Ecuador bajo el N° 1783-97.

         • Marca denominativa “CONTROL” para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Ecuador bajo el N° 7172 – 99.

         • Marca mixta “AUTO CONTROL” para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Ecuador bajo el N° 4539-01.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000, mediante el cual resolvió rechazar la observación presentada y concedió el registro de la marca denominativa “SERVICONTROL”.

      4. El 27 de abril de 2000, la sociedad CONECEL S.A. presentó un recurso de reposición contra el citado acto administrativo.

      5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 977892 de 2 de octubre de 2000, mediante la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000.

      6. El 24 de octubre de 2000, la sociedad CONECEL S.A. presentó un recurso de apelación contra la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000, recurso que fue rechazado por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales por haber sido presentado de forma extemporánea.

      7. El 20 de julio de 2001, la sociedad CONECEL S.A. presentó recurso extraordinario de revisión contra la Resolución N° 977892 emitida el 2 de octubre de 2000.

      8. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante Resolución de 27 de junio de 2002, aceptó el recurso de revisión y declaró la nulidad de la Resolución N° 976843 de 30 de marzo de 2000.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

      1. No hay riesgo de confusión de los signos en conflicto, ya que la palabra “CONTROL”, considerada aisladamente no es suficientemente distintiva y, por lo tanto, su registro fue hecho con clara violación a la normativa que regula la materia. Su registro sólo puede ser posible en conjunción con otras palabras que garanticen su distintividad.

      2. La palabra “CONTROL” ha pasado por un proceso gradual de banalización y, en ese sentido, nadie se puede oponer al registro de un signo que contenga dicha expresión.

      3. El signo “SERVICONTROL” posee elementos fonéticos y conceptuales claramente distinguibles, diferenciables y distintivos, respecto de las marcas objeto de las observaciones.

      4. El Comité no realizó el análisis comparativo que propone la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      5. Las pruebas presentadas por CONECEL S.A. no dicen nada sobre las similitudes o diferencias entre los signos en conflicto. El litigio nada tenía que ver sobre el uso y comercialización de la marca de CONECELS.A.

   3. La contestación a la demanda.

      El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

      a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

      b. Ratificó la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

      c. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      d. Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley.

      La sociedad CONECEL S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • En el proceso administrativo se demostró que el signo “SERVICONTROL” reproduce textualmente la marca “CONTROL” y, por lo tanto, no presenta ningún elemento novedoso que le permita diferenciarse o singularizarse en el mercado. Es una simple imitación de la marca “CONTROL”.

      • Que el hecho de haber agregado el prefijo “SERVI”, al inicio de la denominación solicitada, no le confiere ninguna clase de distintividad, ya que la marca “CONTROL” es la que primero penetra en la mente de los consumidores.

      • Las marcas “PORTACONTROL” y “AUTO CONTROL” de CONECEL S.A. gozan de uso constante, difusión y publicidad en el mercado; lo anterior se prueba con toda la documentación presentada en desarrollo del trámite administrativo y que da cuenta la Resolución demandada.

      • La confusión y riesgo de engaño a los medios comerciales y al público consumidor es más grave, ya que el signo solicitado ampara los mismos servicios que las marcas de CONECEL S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará dicha norma y, de oficio, los artículos 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo “SERVICONTROL” para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DESICION 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(...)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(…)

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el...