PROCESO 16-IP-2010

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1838
• Número de registro: 16-IP-2010
• Fecha de publicación: 31 Mayo 2010
• Sección: Procesos
• Año: 2010
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 16-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

Marca: “YODODINE” (denominativa).

Expediente Interno N° 2005-0105.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de marzo de 2010.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

La parte demandante es: BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Los terceros interesados son: Healthco Limited; Laboratorios Biogen de Colombia S.A.; Laboratorios Synthesis Ltda.; y, Agribrands International, Inc.

2. Actos demandados

BOEHRINGER INGELHEIM S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

• Nº 30484, de 29 de octubre de 2003 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro del signo “YODODINE” (denominativo) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Healthco Limited.

• Nº 4152, de 26 de febrero de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución anterior.

• Nº 27533, de 29 de octubre de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la resolución No. 30484.

3. Hechos relevantes

1. Los hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 6 de octubre de 1999, la sociedad Healthco Limited solicitó el registro del signo “YODODINE” (denominativo), para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 29 de noviembre de 1999, la solicitud fue publicada de manera incorrecta en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 486, por cuanto se indicó que el signo solicitado era “YODOSINE”.

• El 12 de enero de 2000, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro, alegando que es titular de la marca “ISODINE” registrada para identificar productos de la clase 5.

• Asimismo, formularon observaciones las sociedades Laboratorios Biogen de Colombia, con fundamento en el registro de la marca “YODOPIN”, para identificar productos de la clase 5; Laboratorios Synthesis Ltda., con fundamento en el registro de la marca “YODOSYN”, para identificar productos de la clase 5; y, Agribrands Purina Colombia S.A., cuyos derechos posteriormente cedió a la sociedad Agribrands International, Inc., con fundamento en el registro de la marca “IODOSINA”, para identificar productos de la clase 5.

• El 29 de agosto de 2002, la solicitud fue publicada de manera correcta en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 519.

• El 9 de octubre de 2002, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. ratificó su observación a la solicitud de registro.

• El 10 de octubre de 2002, Laboratorios Biogen de Colombia ratificó su observación. Las demás sociedades que inicialmente habían formulado observaciones, no hicieron ninguna manifestación.

• El 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 30484, a través de la cual resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro del signo “YODODINE” (denominativo) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Healthco Limited.

• El 10 de diciembre de 2003, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 30484.

• El 26 de febrero de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 4152, a través de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución No. 30484.

• El 29 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 27533, a través de la cual decidió confirmar la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “En los actos acusados se ha ignorado la existencia de factores que evidencian claramente, que sí habría lugar a generar riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos marca YODODINE, creyendo que se trata del producto ISODINE, o que son productos con un origen empresarial común”.

• “La expresión YODO NO es un factor relevante para evaluar la distintividad de YODODINE como marca”, desde que se trata de una expresión descriptiva y de uso común.

• “las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español”.

• “Se evidencia en los actos acusados una ausencia absoluta de una protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia de marcas tan similares como ISODINE y YODODINE, identificando productos farmacéuticos pues se está...