PROCESO 159-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 159-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 46 de la misma Decisión.

Patente de invención: FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS.

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESSELLSCHAFT

Proceso interno: 5098-2012-0-1801-JR-CA-07.

Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 5098-2012-0-1801-JR-CA-07;

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT (antes, BAYER HEALTHCARE AG)

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Hechos.

   1. El 28 de febrero de 2006, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft solicitó el registro de la patente de invención ante el Indecopi para FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS, la cual constaba de 6 reivindicaciones.

   2. El 20 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la citada solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones.

   3. El 17 de abril de 2009, se realizó el examen de registrabilidad, emitiéndose el Informe Técnico PR 11-09, respecto de las 6 reivindicaciones presentadas, concluyendo que:

      – Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad ya que contienen términos imprecisos que implicaban demasiadas posibilidades.

      – La reivindicación 6 se refiere a una forma de presentar información para la administración de una formulación farmacéutica, por lo que no puede ser considerada como una invención, de conformidad con lo señalado en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486.

      Mediante escrito de 13 de agosto de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft absolvió las observaciones contenidas en el Informe Técnico PR 11-09 y acompañó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones.

   4. El 16 de noviembre de 2009, luego del examen de las 8 nuevas reivindicaciones presentadas, se emitió el Informe Técnico PR 11A-09, en el cual se concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

   5. El 26 de noviembre de 2009, mediante Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI, el Subdirector de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI resolvió denegar el registro solicitado por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft.

   6. El 21 de diciembre de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI.

   7. El 9 de marzo de 2012, se emitió el Informe Técnico LCM 05-2012 (T), en el cual se concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

   8. El 23 de abril de 2012, mediante Resolución 652-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI.

   9. El 1 de agosto de 2012, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 652-2012/TPI-INDECOPI.

   10. El 29 de agosto de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   11. El 11 de septiembre de 2014, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 29 de agosto de 2014.

   12. El 20 de enero de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

   13. BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda en la que manifestó que:

   14. Las reivindicaciones se encuentran definidas por sus claras características técnicas, concretamente por el perfil de disolución y liberación de la presente invención, el cual constituye una característica técnica y no una característica farmacocinética como erróneamente ha considerado el INDECOPI. Por lo tanto, no puede sostenerse que las reivindicaciones pueden incluir todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a dicho resultado.

   15. Las reivindicaciones fueron oportunamente modificadas conforme fue sugerido por el examinador de patentes. Así fueron remplazados términos objetados y, en el último juego de reivindicaciones, se mencionaron claramente aquellos elementos esenciales de la composición de la invención.

   16. Según el artículo 32 de la Decisión Andina 486, de tener dudas razonables, la autoridad administrativa durante la tramitación de la solicitud debe solicitar las pruebas necesarias hasta que aquellas fueran clarificadas. Asimismo, el artículo 45 de la mencionada decisión precisa que, de considerarlo pertinente, la autoridad administrativa puede notificar una o más veces los informes.

   17. Finalmente, el invento solicitado a registro cumple con el requisito de nivel inventivo. Ninguno de los documentos de la técnica anterior sugieren que los parámetros característicos de disolución y liberación de la invención efectivamente producen un efecto retardado. Por lo tanto, la mejora de la biodisponibilidad y efecto retardado, que es causado por la selección de una característica específica de disolución y liberación, son claramente no obvios para el experto de la técnica, sobre la base de lo que constituye el estado de la técnica.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   18. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   19. El artículo 45 de la Decisión 486, relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo, precisa que el supuesto que éstos no sean cumplidos por el solicitante dará lugar a una primera notificación obligatoria de las observaciones a efectos de que se subsanen las omisiones, dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez, ello cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario.

   20. En el presente caso, se notificó en una oportunidad a la actora el Informe Técnico PR 11-09 y, posteriormente, con la notificación de la resolución de primera instancia se le notificó los resultados de un segundo informe técnico, el Informe Técnico PR 11A-09. Ulteriormente, luego de la apelación presentada por la demandante, el Tribunal emitió su resolución sobre la base del Informe Técnico LCM 05-2012(T), sin haber notificado previamente a la solicitante pues ya no era obligatorio.

   21. El invento solicitado no cumple con el requisito de claridad. La falta de claridad y concisión no sólo entorpece la determinación inequívoca del objetivo técnico de la patente, sino que obstaculiza la verificación...