PROCESO 159-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 159-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literales f) y g), 65, 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “SENSOGARD” (mixta). Actora: sociedad DENTCO INC. Proceso interno Nº 2002-00172-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera doctora María Claudia Rojas Lasso, y recibidos en este Tribunal el 29 de agosto de 2005, referente a los artículos “83, y 96 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiendo este ultimo (sic) al articulo (sic) 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

El auto de 19 de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

Los hechos relevantes señalados por la consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   La demanda es presentada por la sociedad DENTCO INC.

   La demandada es la Nación Colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

   Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

   1.2. Actos demandados

   La sociedad DENTCO INC., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 4427, de 29 de febrero de 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión SENSOGARD, como marca que distinga productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DENTCO INC.

   - Nº 23652, de 24 de julio de 2001, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y,

   - Nº 37533, de 20 de noviembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 4427, de 29 de febrero de 2000.

   Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca solicitada por ella.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      - La Sociedad DENTCO INC es propietaria de las marcas SENSODYNE y SENSOGARD en varios países alrededor del mundo. En Colombia, DENTCO registró la marca “SENSODYNE” bajo varios certificados de registro, a saber:

   1. Certificado de registro 103.577 expedido el 14 de diciembre de 1987 para la marca SENSODYNE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Certificado de registro 114.895 expedido el 13 de agosto de 1986 para la marca SENSODYNE en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Certificado de registro 169.791 para la marca SENSODYNE & Etiqueta en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Vigente hasta el 18 de octubre de 2004.

   4. Certificado de registro 201.378 para la marca SENSODYNE & Etiqueta en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Vigente hasta el 23 de septiembre de 2007.

   5. Certificado de registro 54.654 para la marca SENSODYNE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Vigente hasta el 30 de agosto de 2003.

   6. Certificado de registro 201.475 para la marca SENSODYNE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Vigente hasta el 29 de septiembre de 2007.

      - El 13 de julio de 1990, Colgate Palmolive Company solicitó el registro del signo “SENSOGARD” en Colombia, para identificar productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] El registro fue concedido con el certificado No. 223.771. La legalidad de dicha concesión es discutida ante el Consejo de Estado con el expediente No. 6149.

      - La Sociedad DENTCO INC. solicitó el 17 de octubre de 1991 el registro del signo “SENSOGARD” también para la clase 21. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 401, de 11 de mayo de 1994.

      - La sociedad Colgate Palmolive Company presentó observaciones contra la solicitud de registro del signo “SENSOGARD”. Se fundamentó en la existencia de registro para las marcas GARD y GUARD en la clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[2]

      - A la observación presentada por Colgate Palmolive Company se contestó, manifestando la existencia de registros previos en el exterior para la marca SENSOGARD a nombre de DENTCO INC. DENTCO INC. presentó copias legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de los registros de la marca SENSOGARD a nombre de ella en Estados Unidos de América y para la marca GARD a nombre de Colgate Palmolive Company con lo que se demostró que las marcas enfrentadas coexistían en el registro del país de origen de las dos sociedades antes mencionadas.

      - Colgate Palmolive Company desistió de la observación contra la solicitud de registro para el signo SENSOGARD en la clase 21.

      - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emite la Resolución Nº 4427, el 29 de febrero de 2000 y acepta el desistimiento de la observación de Colgate Palmolive Company; sin embargo, negó, de oficio, el registro para SENSOGARD a nombre de DENTCO INC. La negación del registro de fundamentó en la existencia previa de la solicitud de registro 223.711 para la marca SENSOGARD a nombre de Colgate Palmolive Company en la clase 21, encontrándose la solicitud de DENTCO incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

      - La Sociedad DENTCO INC. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación de la Resolución anterior, mediante los cuales se informó a la División de Signos Distintivos que el registro 223.711 para SENSOGARD, fundamento de la negación de oficio de la solicitud de registro de la sociedad DENTCO INC. se encontraba siendo debatido ante el Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad promovida por DENTCO en contra de la concesión del referido registro. Se solicitó la suspensión del procedimiento de solicitud de registro a nombre de DENTCO, hasta tanto haya una decisión final por parte del Consejo de Estado en relación con la legalidad de la concesión del registro de Colgate Palmolive Company.

      - La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la negación de registro de SENSOGARD por los motivos expuestos en la Resolución Nº 4427. Negó también la solicitud de suspensión del proceso, por cuanto la figura de la suspensión no estaba consagrada en el trámite de marcas.

      - Mediante la Resolución Nº 37533, de 20 de noviembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 4427.

   2. Escrito de demanda

      La Sociedad DENTCO INC., por medio de apoderado, manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia violó el artículo 83 literal a) y 96 de la Decisión 344, pues, en las resoluciones emitidas, no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia.

      Sostiene que “el registro para SENSOGARD fundamento de la negación del registro a nombre de mi representada, fue concedido en violación de la ley, por los siguientes motivos: i) Colgate Palmolive registró SENSOGARD en Colombia, a sabiendas que dicha marca era y es propiedad de Dentco Inc. en varios países alrededor del mundo, y ii) la Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente la ley, por inaplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al haber concedido el registro de la marca SENSOGARD a pesar de la existencia previa de registro para (sic) la marca SENSODYNE a nombre de mi representada.”.

      Asevera la violación del artículo 96 de la Decisión 344 al expresar que “(…) al efectuarse el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca SENSOGARD (…) la Superintendencia debió verificar la existencia de propiedad de los registros de la marca SENSODYNE en clase 21, y 241.456 (sic) para SENSODYNE (Mixta) en la clase 21 Internacional de Niza a nombre de Dentco Inc.”

      Continúa manifestando, en lo principal, que “(…) la capacidad distintiva entre SENSOGARD y SENSODYNE, no existe, pues la estructura de las marcas es la misma (mismo inicio), lo que produce una imposibilidad de distinguir las marcas entre sí.”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

      Argumenta que no existe riesgo de confusión entre las marcas SENSOGARD y SENSODYNE que induzca al público a error por cuanto “(…) efectuado el análisis comparativo de las marcas...