PROCESO No. 158-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 158-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Caso: denominación “123.COM”.

Expediente Interno Nº 9177 ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de enero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Arts. 134, 136 literal a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de noviembre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por el mandatario de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. se desprende que “En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 426, correspondiente al mes de julio del 2000 ... se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca denominada ‘123.COM’ … presentada el 31 de julio del 2000 por mi representada EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. en la Clase Internacional No. 38”; que “El 20 de septiembre del 2000 ... la empresa STARMEDIA NETWORK, INC. presenta oposición (sic) al registro de la marca ‘123.COM’ ... en base a sus marcas ‘GRATIS123’ ... Clases Internacionales Nos. 38 y 42”; que “Mediante resolución No. 978605 del 9 de febrero del 2001 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la oposición presentada por STARMEDIA NETWORK, INC, y denegar el registro del signo ‘123.COM’ ”; que “El 2 de marzo del 2001, presentamos Recurso de Reposición en contra de la resolución 978605 ...”; y que “Mediante resolución No. 979122, de fecha 20 de septiembre del 2001 ... la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve rechazar el recurso de reposición planteado por EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., ratificarse en el total contenido de la resolución No. 978605 ... y denegar el registro de la marca de servicios ‘123.COM’ solicitada” (Clasificación de Niza. Clase 38: “Telecomunicaciones”. Clase 42: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (‘software’); servicios jurídicos”).

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, en la demanda se solicita “que en sentencia se declare la ilegalidad de la resolución 979122, y se ordene el registro de la marca servicios (sic) ‘123.COM’ solicitada por EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.”.

   La parte actora alega que “La autoridad administrativa incurre en un error al manifestar que la marca solicitada ‘123.COM’ carece de distintividad y no reúne las características y condiciones propias que justifiquen su inscripción como tal …”; que “La marca oponente inicia con el sonido ‘GRA’ y la otra con el sonido ‘UNO’, los cuales son enteramente distintos. Igual cosa ocurre con los sonidos finales ‘TRES’ en el un caso y ‘COM’ en el otro”; que “al contrario de lo que considera la autoridad administrativa, no existe similitud auditiva y fonética entre las denominaciones confrontadas”; que “si bien las denominaciones se forman utilizando los números 123, presentan una distinta conformación derivada de que en el (sic) un caso se incorpora el término ‘GRATIS’ y en el otro el término ‘COM’. Además la marca oponente consta de nueve caracteres y la marca de mi representada de seis caracteres, de los cuales únicamente comparten tres (123) ubicados en distinta posición”; que “el público consumidor no podrá confundirse entre el signo solicitado por mi representada y la marca ‘GRATIS123’ ”; que “EL CONJUNTO de la denominación ‘123.COM’ solicitada para registro como marca tiene la suficiente entidad y fuerza distintiva para que el público consumidor distinga dicha marca de cualquier otra registrada con anterioridad”; que “las marcas enfrentadas poseen en efecto una carga conceptual marcadamente distinta, pues traen a la mente del consumidor diferentes ideas o conceptos. La marca oponente ‘GRATIS123’ evoca la idea de gratuidad frente a la idea de velocidad evocada por la marca solicitada por mi representada y en especial por la combinación original y novedosa concebida por mi representada de los números ‘123’ y del término ‘COM’ ”.

   La actora alega también que “No es técnica, doctrinaria ni legalmente aceptable desmembrar las denominaciones comparadas para intentar determinar supuestas similitudes y precisamente así realizó la autoridad administrativa el cotejo marcario en el presente caso”; que “las notables diferencias entre las marcas evitan riesgos de confusión y de asociación en el mercado y por tanto, hace posible el registro solicitado por lo que la autoridad administrativa debió haberlo aceptado”; que “la marca ‘123.COM’ si reúne todas las características legales para ser registrada como tal puesto que conforme lo establecen los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 ... es suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y no afecta derechos adquiridos de terceros”; que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgó el registro de una marca idéntica a la marca que cuatro meses después la misma autoridad administrativa consideró irregistrable”; que “la autoridad no consideró el hecho de que además de los registros de las marcas ‘123.COM’ y sus variantes de propiedad de mi representada, existen registros de varias marcas de distintos propietarios que en su configuración incorporan los números 123, evento que confirma que es posible la coexistencia pacífica entre las marcas ‘GRATIS123’ y ‘123.COM’ ”; que “coexisten en el mercado muchas marcas que se encuentran formadas por secuencia de números o números en sí ...”; y que “la resolución impugnada no contiene una relación detallada de los presupuestos de hecho y de las razones jurídicas que le permiten llegar a la conclusión de que las marcas en conflicto son semejantes por lo que debe rechazarse el registro de la marca ‘123.COM’ ...”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Afirma el consultante que “El Ab. Nelson Velasco Izquierdo niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la resolución impugnada, por guardar conformidad con la legislación andina y nacional”. Consta en el expediente copia de la comunicación mediante la cual el mencionado profesional, en condición de Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), da contestación a la demanda.

   2.2. Informa también el consultante que “La doctora Ruth Seni Pinargote, Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, comparece con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”.

   2.3. No constan, en el expediente remitido a este Tribunal, los escritos de contestación de demanda correspondientes al Director Nacional de Propiedad Industrial y a la compañía STARMEDIA NETWORK INC.

   CONSIDERANDO

   Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los...