PROCESO No. 158-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 158-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00234. Actor: DENTCO, INC. Marca: SENSOGARD.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el oficio Nº 1377, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2002-00234.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 30 de septiembre de 2005.

1. Las partes.

   La parte actora es DENTCO, INC.

   Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 17 de octubre de 1991, la Sociedad DENTCO INC. solicitó el registro de la marca SENSOGARD en la clase 3 (dentífricos, enjuagues bucales, refrescadores de aliento, limpiadores para la dentadura y todos los productos para la higiene oral), cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 401 en fecha 11 de mayo de 1994 para efecto de observaciones, que fueron presentadas por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con fundamento en la titularidad de las marcas GARD y GUARD en Clases 3 y 5 respectivamente.

   La actora contesta la observación argumentando que la marca solicitada se encontraba registrada a su nombre en varios países, presentando copias legalizadas del registro de la marca SENSOGARD en Estados Unidos de América. COLGATE PALMOLIVE COMPANY desistió de la observación.

   Con fecha 31 de octubre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 28241, deniega de oficio el registro de la marca, argumentando la existencia previa del registro de la marca SENSOGARD en clase 3, a nombre de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitada en fecha 13 de junio de 1990 y concedida bajo Certificado N° 239.438.

   De esta manera, DENTCO, INC. presenta recurso de reposición con subsidio de apelación, los que son resueltos mediante Resoluciones Nº 43812 de 20 de febrero de 2001 y Nº 43812 de 26 de diciembre de 2001, respectivamente, ambos fallos confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 28241, en la que se deniega el registro de la marca, dando de esta manera por concluida la vía administrativa.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Sociedad DENTCO INC, sostiene en la demanda interpuesta que, existe violación de la normativa comunitaria, dado que la solicitud de la marca se realizó bajo la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que los actos administrativos fueron expedidos bajo la vigencia de las Decisiones 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; además argumenta que posee mejor derecho sobre la marca de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, al tener registrada la marca solicitada en otros países. De otro lado, argumenta que COLGATE PALMOLIVE COMPANY actuó de mala fe, dado que conociendo del registro de las marcas de DENTCO INC. en el exterior, solicita en Colombia el registro de la marca SENSOGARD.

   Por otro lado, alega que el riesgo de confusión entre SENSOGARD (de COLGATE) y SENSODYNE (otra de sus marcas registrada con anterioridad en Colombia) es más que evidente, apoyándose para sostener este punto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de su equivalente en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Finalmente, sostiene que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial debió considerar el artículo 137 de la Decisión 486, referente a actos de competencia desleal, antes de conceder el registro.

   2.3. Contestación a la demanda.

   De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta en los siguientes términos:

   Sobre la presunta violación de la normativa comunitaria, señala que, para la denegatoria del registro de marca en cuestión, la Superintendencia efectuó correctamente los análisis comparativos señalados, los mismos que la llevaron a la conclusión de la existencia de riesgo de confusión entre las marcas SENSOGARD y SENSOGARD, y que por lo tanto, la marca que se pretende registrar no cumple con el requisito de distintividad. De otro lado, fundamenta que el registro de la marca solicitada para la sociedad actora en otros países, no obliga a la Superintendencia a pronunciarse en igual sentido. A lo expuesto en sus argumentos, suma el argumento de la caducidad del derecho para exigir la acción y la improcedencia de la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, en...